סימן המסחר 'אשל' אינו שם גנרי ויירשם על שם 'תנובה' בלבד

השופט א' רובינשטיין:

"שניים אוחזין בטלית, זה אומר אני מצאתיה, וזה אומר אני מצאתיה. זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי" (משנה בבא מציעא, א, א).

א.        לבניית 'אשל' - מה מעמדו של שמה בגדרי סימני המסחר; על כך נטושה המחלוקת בתיק זה. ערעור לפי תקנות סימני המסחר (ערעור בפני בית המשפט העליון), התשמ"ח-1987 על החלטת הפוסק בקניין רוחני (כתארו אז) י' אקסלרד (להלן הפוסק) מיום 28.7.04, שניתנה במסגרת הליך לפי סעיף 29 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 (להלן הפקודה).

רקע

ב.        (1) בשנת 1958 החלה המשיבה, חברת תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ, לייצר לבניה - תוצרת חלב ניגרת המכילה 4.5% שומן -  בשם 'אשל'. בשנת 1962 החלה המערערת, מחלבות יטבתה בע"מ, בקיבוץ יטבתה שבערבה הדרומית, לייצר מוצר דומה, שכונה אף הוא בשם 'אשל'. במשך עשרות שנים שיווקה המערערת את מוצריה באזור הדרום בלבד, באמצעות המשיבה. בשנת 1987 נחתם הסכם הפצה בין הצדדים, שהסדיר מערכת יחסים זו (להלן הסכם ההפצה). בשנת 1998 פסק שיתוף הפעולה בין השתיים נוכח רכישתה של המערערת על ידי 'מחלבות שטראוס'.

           (2) ביום 12.11.97 פנתה המשיבה ללשכת סימני המסחר בבקשה לרישום סימן המסחר 'אשל' (115880). ביום 15.4.98 הגישה המערערת בקשה לרישום סימן מסחר (119134). סימן המסחר שרישומו התבקש הוא 'אשל יטבתה'. נוכח הדמיון בין שני הסימנים הופנו הצדדים להליך לפי סעיף 29 לפקודה, העוסק ב"בקשות מתחרות לסימנים זהים".

           (3) המשיבה טענה, כי קהל הצרכנים מזהה את הסימן 'אשל' עם המוצר של תנובה; כי השימוש שעושה המערערת בסימן - מטעה; כי בקשתה קודמת לבקשתה של המערערת; כי היא אישרה למערערת שימוש מוגבל בסימן, וכי בתום שיתוף הפעולה אבדו למערערת זכויות השימוש בסימן המסחר. לטענתה, עובדה זו אף באה לידי ביטוי בהסכם ההפצה; עוד נטען, כי הסימן 'אשל' אינו שם גנרי, המותר לשימוש הכלל, כי אם שם מסחרי; כי הסימן 'אשל' של תנובה הוא "סימן מפורסם" כהגדרתו בסעיף 1 לפקודה; וכי טענות המערערת נועדו לאפשר לחברת 'שטראוס' להשתמש בסימן של המשיבה. נוכח האמור נטען, כי יש לרשום על שמה את הסימן 'אשל' ובכך להגן על המוניטין שבנתה לעצמה במשך עשרות שנים.

           (4) מנגד טענה המערערת, כי למועדי הגשת הבקשות אין משמעות מכרעת; כי הסימן 'אשל' אינו מזוהה עם המשיבה דווקא, אלא נתפס בציבור כסוג של מוצר חלב מוחמץ וכי הוא גנרי; כי היא עושה שימוש בסימן מזה כארבעים שנה מבלי שנתבקשה רשות מן המשיבה ומבלי שזו הביעה התנגדות; כי היא לא ניסתה ליהנות מהמוניטין של תנובה, וכי קיים שוני מובהק בין שני הסימנים. נוכח האמור נטען, כי יש לרשום את הסימן על שם המערערת או לרשום את שני הסימנים במקביל. לחלופין נטען, כי יש להשאיר את השם 'אשל' בנחלת הכלל.

החלטת הפוסק

ג.        בפתח החלטתו נדרש הפוסק לשאלה האם יש לקיים דיון חדש בתיק. זאת, נוכח העובדה כי רשם סימני המסחר ששמע את הצדדים התחלף בטרם ניתנה ההחלטה. נקבע, כי המקרה דנן בא בקהלם של המקרים, בהם אפשר שההחלטה תינתן על ידי המותב שלא שמע את העדויות בתיק.

           עוד נקבע, כי בגדרי ההליך לפי סעיף 29 לפקודה קיימת הסמכות לדון בשאלה המקדימה שעניינה כשירותם של הסימנים לרישום. לפיכך בחן הפוסק את השאלה האם הסימנים נושאים אופי מבחין, קרי האם יש בסימנים "כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין טובין של אחרים" (סעיף 8 לפקודה).  בנדוננו נבדק, "האם הסימן 'אשל' הינו בעל אופי מבחין לגבי מוצרי ניגרת חלב" או שמא "במהלך השנים איבד הסימן את אופיו המבחין והפך להיות שם גנרי". נקבע, כי כאשר החלה המשיבה את השימוש בסימן 'אשל', בשנת 1958 כאמור, לא היה לו קשר כלשהו למהות הטובין הרלבנטיים, וכי לא הוצגו ראיות אשר יש בהן כדי להוביל למסקנה לפיה הפכה המילה 'אשל' למילה גנרית. צוין, כי טענתה של המערערת לפיה הסימן 'אשל' הוא גנרי, אינה עולה בקנה אחד עם בקשתה לרישום הסימן על שמה.

           בשלב זה עבר הפוסק המלומד לדון במבחנים לקביעת העדיפות בהליך לפי סעיף 29 לפקודה. אשר למבחן תאריכי הגשתן של הבקשות לרישום: נקבע, כי למבחן זה משקל מועט במיוחד, קל וחומר נוכח העובדה כי שני הצדדים עשו שימוש בסימן טרם הגשת הבקשות. אשר למבחן מידת השימוש בסימנים: נקבע, כי בתקופה שקדמה להגשת הבקשות, עשתה המשיבה שימוש בסימן 'אשל' במשך 40 שנה בהיקף משמעותי ביותר, ואילו המערערת עשתה שימוש מצומצם בסימן באמצעות מערך השיווק של המשיבה. הוטעם, כי הגורם הקובע למבחן זה הוא אופי השימוש ולא משכו. כן נתקבלה טענת המשיבה, לפיה בתום שיתוף הפעולה אבדו למערערת זכויות השימוש בסימן המסחר, וכי הדבר אף נלמד מסעיף ז2 להסכם ההפצה (ראו להלן). אשר לשימוש על-ידי המערערת בסימן בתקופה המאוחרת להגשת הבקשות: נקבע, כי השימוש שעשתה המערערת בסימן בתקופה זו נעשה בניגוד לאמור בהסכם ההפצה ובחוסר תום לב, ולפיכך אינו יכול להעניק לה יתרון. אשר למבחן תום הלב: נקבע, כי בפעילותה של המערערת בניגוד להסכם ההפצה ובהגשת הבקשה לרישום הסימן שעה שהוא היה שייך למשיבה - לא ניתן לראות משום התנהגות מסחרית ישרה והגונה, והן מהוות חוסר תום לב.

           נקבע, כי "לאור יישום המבחנים לקביעת העדיפות בין בקשות מתחרות, עולה כי על פי שלושת המבחנים - תאריך הגשת הבקשה, אופן השימוש בסימן ומבחן תום הלב, ידה של תנובה על העליונה".

           כן נדחתה טענת המערערת, כי נוכח הנסיבות המיוחדות של העניין, יש לרשום את שני הסימנים במקביל בהתאם לסעיף 30 לפקודה. נקבע, כי הואיל וקיימת סכנת הטעייה אין מקום לרישום מקביל של סימני המסחר. 

           נוכח האמור נקבע, כי ההליכים לפי הפקודה יימשכו לגבי בקשתה של תנובה לרישום סימן המסחר 'אשל'.

טענות המערערת

ד.        (1) לטענת המערערת, במשך שנים רבות נעשה שימוש במילה 'אשל' מבלי שנדרשה בלעדיות או מבלי שנתבקש רישומה כסימן מסחר. נטען, כי שימוש זה הפך את השם 'אשל', בעיני הצרכן הישראלי הממוצע, לשם המתאר את סגולות המוצר ולא כשם ייחודי ומקורי של המשיבה (סעיף 87). כתוצאה מכך, כך נטען, הפכה המלה 'אשל' למונח גנרי המצוי בנחלת הכלל, עליו לא ניתן לרכוש זכות בעלות. עוד נטען במישור זה כנגד הקביעה, לפיה בעלותה של המשיבה על הסימן נלמדת מהסכם ההפצה, שכן מהסכם זה ומחומר הראיות שעמד לפני הפוסק עולה, כי המוצר 'אשל' שייך דווקא למערערת.

           (2) עוד נטען, כי שגה הפוסק ביישום המבחנים שנקבעו בפסיקה לעניין סעיף 29 לפקודה. נטען, כי יישום נכון של מבחנים אלה היה צריך לבסס את זכותה של המערערת להשתמש במלה 'אשל'. אשר למבחן מידת השימוש טרם הגשת הבקשות: נטען, כי המערערת הוכיחה אופי ושימוש במסחר, וכי השימוש על-ידיה בשם 'אשל' לא נעשה מכוח הסכמה שניתנה על ידי המשיבה. בהקשר זה נטען, כי המבחן הנכון לאופי השימוש הוא "מידת ההשקעה של כל צד בשיווק מוצריו, באזור שבו, בנסיבות המקרה, הוא פעל לשיווק מרכולתו" (סעיף 53). יישומו של מבחן זה, כך לשיטת המערערת, מוביל למסקנה כי המערערת עשתה שימוש נאות בסימן, ואינו מקנה למשיבה יתרון על פניה. לטענת המערערת, שימוש מקביל בשם דומה למשך תקופה ארוכה, כבענייננו, מדבר בעדו באשר לאופי השימוש. נטען, כי מעבר לעובדה שהסכם ההפצה מהוה הסדר כובל ביחס לחלוקת שוק ועל כן בטל הוא מעיקרו, הפרשנות שניתנה לו על ידי הפוסק - מוטעית. עוד נטען בהקשר זה, כי במועד החתימה על הסכם ההפצה לא היה הסימן 'אשל' רשום על שמה של המשיבה, ולפיכך לא הייתה לה בעלות בו.  

           (3) אשר למבחן תום הלב: נטען, כי שגה הפוסק בקבעו כי בבקשתה של המערערת יש משום חוסר תום לב. לטענתה, הגשת הבקשה מעידה על כך כי המערערת סברה בתום לב שהמלה 'אשל' היא מלה גנרית, הפתוחה למסחר. עוד נטען, כי העובדה שהמשיבה נמנעה מלרשום את סימן המסחר במשך שנים כה ארוכות, ושבאותה תקופה אף לא הביעה מחאה בדבר השימוש שעושה המערערת בסימן, מעידה על חוסר תום ליבה של המשיבה.