השופט א' רובינשטיין:
א. ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב (השופט הבכיר י' פרגו) מיום 9.1.12 בת"א 2102/04, שבמסגרתו נדחתה תביעת המערערים לקבלת סעדים שונים מן הנתבעים בגין הפרת ההסכם ביניהם למשיבה 2, וכן בגין שימוש ללא הרשאה של המשיבים בסימן המסחר ובפטנט בהם מחזיקים המערערים בתחום היהלומים.
רקע והליכים קודמים
ב. המערערים עוסקים בייצור ובשיווק של יהלומים, וברשותם בין היתר פטנט רשום לעניין שיטת חיתוך ליהלומים ושמה "רוזטה" (Rosetta), וכן סימן מסחרי רשום על תוצר החיתוך - יהלומים מסוג "קושט" (Cushette). בחודש מאי 2001 חתמו המערערים עם המשיבה 2 על כתב כוונות, אשר עניינו שיתוף פעולה בתחום היהלומים. לפי כתב הכוונות, התעתדו הצדדים להקים יחד בארצות הברית חברה בשם Diamco LLC ובאמצעותה לקיים את שיתוף הפעולה ביניהם, בהתאם לשיעורי החזקות אלה: המערער 1 - 11%, המערער 2 - 16% והמשיבה 2 - 73%. בסופו של יום לא הוקמה החברה, אולם הצדדים פעלו בהתאם לכתב הכוונות ולשיעורי ההחזקות במסגרת חברה קיימת – Diamco Trading Co. (להלן שיתוף הפעולה או המיזם). בין היתר, כלל כתב הכוונות תנית בוררות (סעיף 19), לפיה יופנה כל סכסוך בין הצדדים לבוררות בעיר ניו יורק, והחלטת הבורר תהא סופית וללא אפשרות לערעור.
המשיבה 1 היא חברת האם של המשיבה 2; המשיבים 4-3 הם בעלי מניות במשיבות 2-1; המשיבים 7-5 הם בעלי תפקידים במשיבות 2-1; והמשיבים 13-8 הם חברות או בעלי תפקידים בחברות אשר בתקופות הרלבנטיות לענייננו יצרו יהלומים בעבור המשיבות 2-1.
ג. שנים מעטות לאחר חתימת כתב ההתחייבות החליטו הצדדים על סיומו של שיתוף הפעולה ביניהם. על פי המערערים, הם אלה שהחליטו על סיום שיתוף הפעולה נוכח הפרת כתב ההתחייבות על-ידי המשיבה 2, בכך שבניגוד לאמור בסעיף 13 לכתב ההתחייבות, החלה זו לייצר את היהלומים באמצעות קבלני משנה שאינם המערערים (פרק ב' להודעת הערעור); על פי המשיבים, שיתוף הפעולה הסתיים כיוון שהמשיבים 1 ו-2 הגיעו למסקנה שאינו כדאי, ועל כן החליטו לסיימו בהסכמת המערערים (פסקה 12 לסיכומי המשיבים).
ד. בחודש מאי 2004 הגישה המשיבה 2 תביעה נגד המערערים למוסד הבוררות בניו יורק, בו תבעה, בין היתר, כי המערערים ישיבו יהלומים בשווי של 4,227,304.74$ שנטלו מן המיזם המשותף שלא כדין. המערערים הגישו תביעה שכנגד, ובה טענו כי המשיבה 2 הפרה את הפטנט וזכויות היוצרים שלה, בכך שיצרה ומכרה יהלומים מסוג "קושט", בין אם בעצמה ובין אם באמצעות קבלני משנה, וזאת ללא הסכמת המערערים ובניגוד לכתב הכוונות; בין היתר, ביקשו המערערים סעד הצהרתי, לפיו זכאים הם להחזיק ביהלומים בשווי של 5,800,000$ לערך.
ביום 31.3.05 ניתן פסק הבורר, ותביעת המערערים נדחתה. נקבע, כי המערערים לא הטילו בפועל מגבלות על השימוש באופן החיתוך "רוזטה", והמערער 1 אף הדריך בפועל קבלנים עצמאיים כיצד לבצע את החריטה באופן זה; מכאן כי לא ניתן לקבל את טענתם שהמשיבה 2 ייצרה את היהלומים, בין אם בעצמה ובין אם באמצעות קבלני משנה, על דעתה ובלא אישור המערערים. עוד נקבע, כי אף אם המשיבה או מי מהצדדים הקשורים אליה ביצעו את החריטה שלא כדין, המערערים לא הוכיחו כי נגרם להם כל נזק מכך; כך במיוחד, שעה שבסיום ההתקשרות בין הצדדים, שלח המשיב 3 מכתב לכל היצרנים לחדול משימוש מסחרי בקניינם הרוחני של המערערים, ולא הוכח כי מי מהם סירב לפעול בהתאם.