המשנה לנשיאה א' ריבלין:
לפנינו ערעור על החלטת רשם סימני המסחר (כבוד הפוסק נ' ש' שלומוביץ), בבקשה לביטול רישום סימן מסחר לפי סעיף 41 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 (להלן: פקודת סימני המסחר).
העובדות וההליכים בפני רשם סימני המסחר
1. ביום 16.5.2001 הגישה המערערת - חברת מיס אל אופנה עילית לנשים 1992 בע"מ (להלן: המערערת) - בקשה לביטול סימן המסחר "MISS LAGOTTE" שמספרו 59017 (להן: סימן המסחר או הסימן). הבקשה נסמכה על העילה של "העדר שימוש" הקבועה בסעיף 41 לפקודת סימני המסחר. סימן המסחר נרשם ביום 8.9.1988 על שם המשיבה - חברת Lagotte Bekleidungsfabrik Paula Gottesdiener-GMBH & Co (להלן: המשיבה), והוא סווג בסוג 25 (דברי הלבשה וכיסויי ראש לנשים). אין מחלוקת כי המשיבה היא חברה גרמנית בבעלותו של מר גוטסדינר, וכי זה האחרון מחזיק בשליטה בחברות נוספות (להלן: החברות הקשורות), וביניהן: PMN Verwaltungs - und Beteilguns GmbH & Textilhandel, שכיום נקראת Oui gruppe GmbH & co. KG (להלן: Oui); Ouiest Textihandel GmbH (להלן: Ouiest); ו- Yaya extilvertriebs GmbH (להלן: Yaya).
במשך שנים רבות, היתה המערערת היבואנית והמשווקת הבלעדית של מוצרי המשיבה והחברות הקשורות. את מרכולתה המיובאת מכרה המערערת ברשת חנויותיה, אשר חלקן נושאות את הסימן, ובהן עשתה שימוש בסימן המסחר וכן בסימני מסחר של החברות הקשורות. בין המערערת למשיבה נתגלע סכסוך, שהוביל לניתוק הקשר ביניהן עוד בחודש אוגוסט 1999. להשלמת התמונה העובדתית נציין כי חברת Oui והמשיבה כרתו ביום 10.12.1998 הסכם להעברת הבעלות בסימן, אך העברה זו לא נרשמה בפנקס סימני המסחר בעת עריכת ההסכם, אלא רק ביום 13.11.2003, לאחר הגשת חומר הראיות בבקשה נשוא ערעור זה.
בבקשתה למחיקת הסימן הצהירה המערערת על כך שהיא אינה מקיימת עם המשיבה יחסי מסחר; לדבריה, במשך שנים ארוכות לא סופקו לה על-ידי המשיבה או על ידי החברות הקשורות בגדים הנושאים את הסימן. לטענתה, המשיבה, באמצעות Ouiest, העניקה לה את זכות השימוש בסימן, זאת לצורך בניית המוניטין של רשת החנויות שבבעלותה. זכות זו לא נרשמה. היא מוסיפה וטוענת כי היא זו ש"החדירה" את השם נשוא הסימן לתודעת הציבור הישראלי וביססה את המוניטין שלו. למעשה, בקשתה מושתתת על הטענה כי המשיבה, בעלת הסימן, אינה פעילה זה למעלה מעשור, וכי אף לא הייתה לה כוונה בתום לב להשתמש בסימן בכל הקשור להלבשה וכיסוי ראש לנשים במשך שנים. המשיבה, לעומתה, טענה כי במשך תקופה ארוכה, בחנויותיה של המערערת, נמכרו פריטים רק מתוצרתה ומתוצרת של החברות הקשורות, ובהתאם, נשאו החנויות את השמות המסחריים של החברות. לדבריה, אף לאחר הפסקת פעילותה של המשיבה נוהלו יחסי המסחר בינה לבין המערערת באמצעות החברות הקשורות.
2. בפתח ההליך בפני הרשם, ויתרו הצדדים על קיום דיון הוכחות, ונתנו את הסכמתם לכך שההחלטה תתקבל על בסיס חומר הראיות שהוגש. מצויד בזאת, בחן הרשם את שלוש השאלות הרלבנטיות לעניין מחיקת סימן מסחר לפי סעיף 41 (ראו בג"ץ 302/74 Nicholas Overseas LTD נ' ניסן פרמינגר בע"מ, פ"ד כ"ט(1) 676 (1975) (להלן: עניין Nicholas)): הראשונה, האם היה או לא היה שימוש בסימן המסחר במהלך שלוש השנים שקדמו לבקשה; השנייה, האם היו או לא היו נסיבות מיוחדות במסחר, שבעטיין לא ניתן היה להשתמש בסימן; והשלישית, האם יש מקום במסגרת שיקול דעתו של הרשם, להורות על מחיקת הסימן. עיקר הדיון יוחד לשאלה הראשונה; נקבע, כי המשיבה עצמה לא עשתה שימוש בסימן המסחר. עם זאת, נפסק כי נטל ההוכחה המוטל על כתפי המערערת לא הורם, לאמור: כי זו האחרונה לא הוכיחה, על פי מאזן ההסתברות, כי החברות הקשורות לא עשו שימוש בסימן המסחר, בעת הרלבנטית. הרשם התייחס גם לשאלת הפעלת שיקול הדעת המוקנה לו, ובנסיבות מקרה זה, לא מצא לנכון להיעתר לבקשת המערערת. משכך מצא, הורה הרשם להותיר את רישום סימן המסחר על כנו. על החלטתו זו - משיגה המערערת.
טענות הצדדים
3. בפתח טענותיה מלינה המערערת על כך שהרשם הסתמך על חומר הראיות שהוגש לו מבלי להכריע בשאלת קבילותן של הראיות. בהקשר זה משיגה המערערת על המסקנות שגזר כבוד הרשם מהראיות שהובאו בפניו. לשיטתה של המערערת, החלטתו של כבוד הרשם, המבוססת בחלקה על שימוש בהסכם שלא נרשם, להעברת בעלות בסימן מסחר, "פותחת צוהר להסכמים פיקטיביים". הכרה בהסכמים כאלו מהווה תמריץ ל"החייאה מלאכותית" של סימני מסחר, על מנת למנוע את מחיקתם מהפנקס, ובכך חוטאת לתכלית השמירה על אמינותו של פנקס סימני המסחר. לגופו של עניין, חוזרת המערערת על עיקר טענותיה שהועלו בבקשה למחיקת סימן המסחר; לטענתה, די בראיות שהונחו בפני כבוד הרשם כדי לבסס את המסקנה כי המשיבה והחברות הקשורות לא עשו שימוש בסימן המסחר בעת הרלבנטית. ולמצער, די היה בראיות אלו כדי להעביר את נטל ההוכחה למשיבה והחברות הקשורות, להוכיח כי עשו שימוש בסימן בעת הרלבנטית - נטל בו לא עמדו. עוד הטעימה המערערת לעניין סעיף 50 לפקודה, הקובע כי רשות שימוש שלא נרשמה - חסרת תוקף. לפיכך, סוברת המערערת, לא יכולה המשיבה להבנות אף משימוש בסימן המסחר על-ידי החברות הקשורות - אם כלל היה שימוש שכזה. לבסוף, המערערת גורסת כי נסיבות מקרה זה אינן מקימות עילה שלא למחוק את סימן המסחר חרף אי השימוש בו, לפי שקול דעתו הרשם.
4. לעומתה, סבורה המשיבה כי אין מקום להתערבותנו בהחלטת הרשם. לשיטתה, המערערת - אשר נהנתה במשך שנים רבות מההרשאה למכור את התוצרת נושאת הסימן - מבקשת לחתור תחת זכויותיה הקנייניות של המשיבה בסימן המסחר ולנשלה מהמוניטין הרב שצברה. עוד מדגישה המשיבה כי לאורך התקופה הרלבנטית נעשה שימוש בסימן המסחר, בין על ידי המערערת עצמה ובין על ידי בעלת הסימן דהיום, היינו חברת Oui, וכי מכל מקום, המערערת לא הוכיחה אחרת. לדידה, חששה של המערערת בדבר עידודם של הסכמים פיקטיביים אינו מבוסס בנסיבות העניין, כיוון שהעברת הבעלות בוצעה מספר שנים טרם הגשת הבקשה המקורית למחיקת הסימן, ורק רישומה נעשה לאחר מכן. בהתייחסותה להעדר רישום זכות שימוש בסימן לטובת החברות הקשורות, מוסיפה המשיבה, כי העדר רישומה של זכות השימוש בסימן המסחר לטובת המערערת, אינו מהווה כלל אצבע להכרעה בשאלת ה"שימוש" בתקופה הרלבנטית לפי סעיף 41, שכן עמדה שכזו חותרת תחת תכלית הפנקס הבא לשקף את המציאות העסקית הרווחת. לדעת המשיבה, אין לאפשר לבעל רשות שימוש בלעדית בסימן מסחר להעלות טענה בדבר "העדר שימוש" בתום היחסים החוזיים. המשיבה גורסת כי מתקיימות "נסיבות מיוחדות במסחר" במקרה זה, השוללת את מחיקת הסימן, שהרי הסימן נמצא בשימוש נרחב על ידי החברות הקשורות ברחבי העולם, ומוניטין המשיבה מבוסס כדבעי. לכן, כך סבורה המשיבה, בנסיבות העניין צדק כבוד הרשם בהפעלת שיקול דעתו שלא למחוק את סימן המסחר.
מסגרת הדיון
5. סימן מסחר הוא:
"סימן מסחר" - סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לענין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם;
בנסיבות מסוימות, עשוי הרשם להורות - בהמשך לבקשה המוגשת לו - על ביטול רישומו של סימן מסחר מהפנקס. בכך עוסק סעיף 41 לפקודת סימני מסחר שזו לשונו:
בלי לפגוע בכלליות הוראותיהם של סעיפים 38 עד 40 רשאי כל אדם מעונין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר לגבי כל הטובין או סוגי הטובין שלגביהם רשום הסימן או חלקם (להלן - הטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום) על יסוד הנימוק, שלא היתה כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום ושלמעשה לא היה שימוש בתום לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול.
כאמור, שלוש הן השאלות שמציב סעיף 41 לבחינה:
שלוש שאלות מתעוררות בענין שכזה. השאלה הראשונה היא, אם היה או לא היה שימוש בסימן במשך התקופה הרלבנטית. אם לא היה, כי אז השאלה השניה היא, אם היו או לא היו נסיבות מיוחדות במסחר, שבגללן אי-אפשר היה להשתמש בסימן. ואם לא היו נסיבות כאלו, כי אז השאלה השלישית היא, אם אף-על-פי-כן על הרשם להשתמש בשיקול - דעתו שלא למחוק את הסימן ( עניין Nicholas הנ"ל, בעמ' 678 - 679).
אכן, השאלה נוגעת לשימוש בפועל בסימן, ובהיעדר שימוש - לטעמים של אי-השימוש. לרשם נתון שקול דעת לבטל את רישומם של סימנים ריקים מתוכן. תכליתו של סעיף 41 הובהרה זה מכבר בפסיקתו של בית משפט זה, וכך כתב בעניין זה השופט ויתקון:
סעיף 22 [סעיף 41 כיום - א' ר'] מיועד, בראש ובראשונה אם לא אך ורק, לטיהור הפנקס מסימני מסחר, שאין כוונה להשתמש בהם או שלא השתמשו בהם בפועל. זהו, קודם כל, ענינה של המדינה שלא יכבידו על פנקסיה רישומים תיאורטיים גרידא (בג"צ 67/71 "פרמו" בע"מ נ' ד"ר א' ו-ל' שמידגל, פ"ד כה(1) 802 (1917), 811 - 812).