זכות הבכורה בסימן המסחר "סבון של פעם" עומדת לחב' סבון של פעם

השופט י' אלון:

1.        שתי בקשות הוגשו לרישום סימן המסחר "סבון של פעם". ביום 23.5.00 הגיש המערער - מר יהודה מלכי - את בקשתו לרשום את סימן המסחר בסוג 3 לגבי "סבונים, כל הסחורות הנכללות בסוג 3", ואילו המשיבה 1 (להלן: המשיבה) הגישה ב-10.8.00 בקשה לרשום סימן מעוצב הכולל את המילים "סבון של פעם" בסוג 3 לגבי "סבונים, מוצרי אמבט וטואלט".

           עקב הדמיון הרב בין הסימנים לגביהם מתבקש הרישום ובין הטובין שהסימנים באים לסמן, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, ד"ר מאיר נועם, (להלן: הרשם) החיל על הבקשות את סעיף 29(א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: הפקודה אופקודת סימני המסחר), הקובע:

"הגישו אנשים שונים בקשות נפרדות להירשם כבעלי סימני מסחר זהים או דומים עד כדי להטעות, לגבי אותם טובין או הגדר טובין, והבקשה המאוחרת הוגשה לפני שקובלה הבקשה המוקדמת, רשאי הרשם שלא לקבל את הבקשות עד שייקבעו זכויותיהם בהסכמה שבא עליה אישור הרשם, ובאין הסכמה או אישור כאמור יחליט הרשם, מנימוקים שיירשמו, לגבי איזו בקשה יימשכו ההליכים לפי פקודה זו."

           במהלך ההתדיינות בפני הרשם הגישו הצדדים תצהירי עדויות ראשיות, המצהירים נחקרו נגדית והוגשו ראיות נוספות. לענין מחלוקת עובדתית ונקודתית מסוימת שנתגלעה בין תצהיר המערער לתצהירו של מר פיאטוק, מנהל המשיבה (להלן: פיאטוק), הגיעו הצדדים להסדר דיוני שלפיו תיערך למערער ולפיאטוק בדיקת פוליגרף לגבי אותה הנקודה.

עיקרי העובדות

2.        המערער טוען כי הוא בן למשפחת יצרני סבונים, אשר במשך דורות מייצרים סבונים באותן שיטות טבעיות ועתיקות "של פעם". לטענתו, הוא משתמש בסימן "סבון של פעם" לפחות משנת 1966, שימוש שנעשה לתיאור הסבונים המיוצרים בשיטה המסורתית שעברה במשפחתו מדור לדור ושמייחדת את הסבונים מתוצרתו.

           לטענת המערער, במשך כעשרים שנה - עד אמצע שנות השמונים - הסבונים שיוצרו על ידו נמכרו בתפזורת, בתוך כלי אליו הוצמד שלט הנושא את הכיתוב "'ירדן' - סבון של פעם". המערער גורס, כי בתקופה זו מוצריו צברו מוניטין והכרה. החל משנת 1986 שיווק המערער את מוצרי הסבון שלו באריזות יחידניות, שעליהן מוטבע הסימן ובו הכיתוב הנ"ל. נציין כבר עתה כי בצילומי אותן האריזות שצורפו כנספח לתצהיר, בכיתוב שעל האריזות מופיעה המילה "ירדן" במרכאות ולאחריה המילים "של פעם" בצירופים שונים וללא מרכאות, או שמופיעה המילה "ירדן" בגדול, מתחתיה המילים "סבון בריאות", ובצד האריזה המילים "סבון של פעם" או "הסבון הכפרי של פעם".

           המערער טען, כי הסבונים הקרויים, לדבריו, "ירדן - סבון של פעם" מהווים כ-40% מכלל מכירות מוצריו, והביא ראיות המבקשות לתמוך בטענה זו. הוא גם צירף לתצהירו פרסומים שונים, שנועדו להוכיח את מידת המוניטין שצבר בסימן.

3.        המשיבה טוענת, כי בשנת 1997 פתחה ברחוב שינקין בתל-אביב חנות ראשונה לממכר סבונים תחת השם "סבון של פעם". ייחודה של החנות, כך המשיבה, הוא בצורת הסבונים - בלוקים, ומכירתם כחתיכות רבועות של סבון, הנפרסות מתוך הבלוק, בדומה לדרך שבה נמכרו סבונים בעבר. לטענת המשיבה, דרך זו של ממכר סבונים לא היתה נהוגה בארץ באותו זמן.

           בהמשך, כך טוענת המשיבה, הצלחת החנות הראשונה הביאה לפתיחת חנויות נוספות תחת השם "סבון של פעם". לטענתה, מחזורי המכירות שלה עלו בהדרגה - ממאות אלפי ש"ח בשנת 1997 עד למחזור מכירות צפוי של 13 מיליון ש"ח בשנת 2003. המשיבה צירפה ראיות לתמיכה בטענותיה אלה.

           לטענת המשיבה, מחזורי המכירות שלה מוכיחים כי השם "סבון של פעם" הפך בארץ למותג המזוהה עם המשיבה, מוצריה וחנויותיה. היא הדגישה, כי כל המוצרים שנמכרים בחנויותיה נושאים את הסימן "סבון של פעם". עוד טענה, כי השקיעה מאות אלפי ש"ח בפרסום, בקידום מכירות, ובהחדרת המותג, והדבר הוביל להחדרת השם והסימן לתודעת הציבור באופן בו הסימן "סבון של פעם" מזוהה עם מוצריה.

           לענין בחירת השם "סבון של פעם" טוענת המשיבה, כי הרעיון לשם זה היה של מנהלה מר פיאטוק, לאחר שנתקל במכולת בשם "מכולת של פעם". סוג המתאר "של פעם" משך את לבו כמתאים לאופי המוצרים שהחלה המשיבה למכור ולשיטת השיווק והמיתוג של אותם המוצרים.

החלטת הרשם

4.        ביום 6.7.05 נתן הרשם את החלטתו והורה, כי הליכי הבחינה על פי הפקודה יימשכו לגבי הבקשה לרישום סימן המסחר שהגישה המשיבה.

           בפתח החלטתו נדרש הרשם לשאלה, האם הסימן "סבון של פעם" כשר לרישום כסימן מסחר. הרשם קבע, כי אין צורך להכריע בשאלה זו במסגרת ההליך לפי סעיף 29, אולם ציין, לאור הספק שעלה בעניין מידת תאוריותו של הסימן, כי "לכאורה הוכח בפניי... כי [המשיבה] עשתה שימוש בסימן אשר לכאורה מקנה לה אופי מבחין בו" (פסקה 51 להחלטת הרשם; ההדגשה במקור).

           בהמשך לכך נקבע, כי בדין הוחל על הבקשות סעיף 29 לפקודה, כיוון שאכן מדובר בסימנים דומים, וזאת על-פי המבחנים שנקבעו בפסיקה לשם בירורה של שאלה זו.

           לאחר מכן ניגש הרשם לבחינת שלושת המבחנים שנקבעו בפסיקה לצורך קביעת עדיפות על פי סעיף 29 לפקודה. המבחן הראשון - מבחן תאריכי הגשת הבקשות לרישום - הינו המבחן בעל המשקל המועט ביותר. בענייננו חלפו כשלושה חודשים בין מועד הגשת הבקשה מטעם המערער לבין מועד הגשת בקשתה של המשיבה - פרק זמן שאינו משמעותי - ולכן אין להביא מבחן זה בחשבון השיקולים.

           המבחן השני הוא מבחן מידת השימוש בסימנים, אשר נחלק לשני תתי מבחנים: היקף השימוש בסימן ערב הגשת הבקשות המתחרות (בשנת 2000) והיקף השימוש בסימן עד למועד בירור התיק. הרשם קבע, כי המערער לא הוכיח שלפני הגשת הבקשה היו לו היקפי שימוש נרחבים המקנים זכות בסימן, בעוד שהמשיבה הוכיחה היקפי שימוש ומכירות נכבדים ביותר החל משנת 1997, ולכן ידה של המשיבה על העליונה בתת מבחן זה. גם בפרק הזמן שלאחר הגשת הבקשות לא הציג המערער ראיות שיוכיחו כי נוצר אופי מבחין לסימן שלו, בעוד שהיקפי השימוש והמכירות של המשיבה המשיכו לצמוח באופן משמעותי משנה לשנה, דבר המעיד על חשיפה משמעותית למוצריה תחת הסימן "סבון של פעם" בקרב הציבור הרחב.