1. בפני התנגדויות לבקשות פטנט שמספריהן 131392, 166189, 166550, 135898. בקשת הפטנט מספר 131392 הינה בקשת "אם", כאשר בקשות מספר 166550 ו- 166189 הן בקשות חלוקות ממנה.
2. הבקשה ההורה 131392 הוגשה בישראל ביום 11.8.99 והינה השלב הלאומי של בקשת PCT מיום 13.2.98 שמספרה PCT/EP98/00818. תאריך הבכורה של הבקשה הינו 18.2.97.
3. בקשה מספר 135898 הוגשה בישראל ביום 1.5.2000 והינה השלב הלאומי של בקשת PCT מיום 27.10.1998 שמספרה PCT/EP98/06997. תאריך הבכורה של הבקשה הינו 4.11.97.
בקשה 131392
4. עניינה של הבקשה ההורה 131392 הוא תהליך לקבלת חומר בשם רוזיגליטזון (להלן: "R"). התהליך הוא חיזור של חומר מוצא שהינו תיאוזולידינדיון מותמר (להלן: "חומר המוצא" או ""BR) על ידי חומר מחזר סודיום בורוהידריד. לקבוצה התיאזולידינדיונית צמוד קשר כפול פחמן-פחמן ההופך כתוצאה מן החיזור לקשר יחיד פחמן-פחמן ולחומר הידוע בשם רוזיגליטזון (אלקוקסי-בנזיל-תיאזולידיאון). תהליך חיזור זה דורש קליטת מימנים לפחמנים אשר קשורים ביניהם בקשר הכפול. מקור המימנים בבקשה זו הוא ב- borohydride reducing agent (להלן: "BH"). השרטוט IIB (עמ' 2 לבקשת הפטנט מס' 131392) מראה את המולקולה של חומר המוצא ובה קשר כפול פחמן-פחמן. השרטוט IA מייצג את המולקולה לאחר קליטת אטומי המימן:
5. תביעה מס' 1 של בקשת פטנט 131392 תובעת תהליך לייצור רוזיגליטזון המפורט לעיל ושאר התביעות תלויות במישרין או בעקיפין בתביעה מס' 1.
6. תביעות 18 עד 27 תובעות את החומר רוזיגליטזון המתקבל כתוצאה מהתהליך שבתביעה מספר 1.
א. טענות המתנגדת לאי כשירות בקשת פטנט 131392.
7. לטענת המתנגדת החומר רוזיגליטזון עצמו היה ידוע עוד לפני התאריך הקובע וזאת מבקשת פטנט EP306228 שפורסמה ביום 8.3.89, כאשר תהליך החיזור להפקתו נעשה על ידי הוספת מימן בנוכחות פלדיום על פחם. כן היה ידוע כידע כללי כי תהליכי החיזור של קשר כפול מופעל ניתנים לביצוע עם חומרים המשתייכים לקבוצת borohydride reducing agent. לעניין זה מפנה המתנגדת לפרסומים WO 93/13095, EP 177353 (דוגמא מס' 6) העוסקים שניהם בחומר מוצא זהה לזה שבבקשה הנדונה ו- JP 0307785 (דוגמא 1).
8. הבקשה הנדונה טוענת להתקדמות המצאתית בכך שתהליך החיזור הנתבע בבקשת הפטנט שלפנינו הוא סלקטיבי מספיק ולכן בעל יכולת ניצול מסחרי וזאת בניגוד למצופה. לטענת המתנגדת, לא היה חשש להיות תהליך החיזור עם borohydride reducing agent לא סלקטיבי, היינו שהחיזור ייעשה גם לקבוצות אחרות במולקולה ובכך יתקבלו חומרי לוואי שיורידו את הניצולת של החומר אותו מבקשים לקבל. הסיבה לכך הינה שאין בחומר המוצא קבוצות אחרות מועמדות לחיזור עם borohydride reducing agent.
9. עוד טוענת המתנגדת כי ה- borohydride reducing agent המפורטים בתביעות 2 עד 7 היו ידועים וכן תכונותיהם לחיזור הקשר הכפול הצמוד לחומר המוצא. נכון הוא, כי בין החומרים השונים בקבוצה זו יכולים להיות הבדלים בעוצמת הפעילות, אך התאמת החומר לצרכים באופן אמפירי הינה עבודה אמפירית שאינה כרוכה בצעד המצאתי.
10. עוד טוענת המתנגדת כי בפירוט הבקשה אין הדגמה המאפשרת ליצור מלחים או סולבטים של רוזיגליטזון ועל כן התביעות המתייחסות לכך אינן נובעות מן הפירוט.
11. כן טוענת המתנגדת כי ידועה העדיפות לשימוש בממיסים בסיסיים או בנוכחות בסיס לביצוע חיזורים עם borohydride reducing agent.
12. לבסוף טוענת המתנגדת כי התביעות בבקשה זו נכללות בבקשה 166550 וגם מטעם זה דינה להידחות.
ב. טענות המבקשת
13. המבקשת משיבה כי אין בטענות המתנגדת דבר אשר יש בו כדי לאיין את החידוש ואת ההתקדמות האמצאתית הגלומים בבקשה. לטענת המבקשת התהליך המתואר בבקשה מעולם לא פורסם עובר לתאריך הבכורה והוא אינו מובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע.
14. המבקשת כללה בבקשתה תיאור של הרקע מצבה ידיעות הרלוונטי ובכלל זה את בקשת פטנט EP0306228.
בקשה 166189