החלטה בתיק בשא 13107/05

רקע

Loreal חברה שהתאגדה בצרפת (להלן: "המבקשת") מייצרת ומשווקת מוצרי טיפוח וקוסמטיקה. בין היתר מייצרת ומשווקת המבקשת מסכת הזנה לשיער תחת השם KERASTASE (להלן: "המוצר המקורי").

בבעלות המבקשת סימן מסחר מס' 48154 בשם  KERASTASE וסימני מסחר נוספים הכוללים את השם האמור (להלן: "סימן המסחר").

לטענת המבקשת, הרבל קוסמטיקס, יהושע שואף ויוסי אלבז ששימש בעבר כמנכ"ל חטיבת המוצרים המקצועיים של לוריאל ישראל בע"מ והיה אחראי לשיווק מוצרי KERASTASE של המבקשת בישראל (להלן: "המשיבים"), החלו לייצר ולשווק מסיכת הזנה לשיער בשם KERASTINE באריזה המהווה חיקוי מטעה של החוזי של  המוצר המקורי במטרה להיבנות מהמוניטין של המבקשת והמוצר המקורי. בתשובה לדרישת המבקשת שיחדלו לשווק את המוצר המפר דרשו המשיבים שהמבקשת תשלם להם סכום חודשי בסך 30,000 ש"ח למשך 4 שנים תמורת הסכמתם להפסקת ייצור המוצרים המפרים.

בת.א 1754/05 תבעה המבקשת צו מניעה שיאסור על המשיבים לעשות שימוש בסימן KERASTIN  ו/או KERATIN ו/או במסיכת הזנה לשיער שאריזתה דומה עד כדי הטעיה לאריזת המוצר המקורי, וכן צווי עשה ומתן חשבונות.

בבשא 13107/05 עתרה המבקשת לצו מניעה זמני כאמור וכן עתרה להורות למשיבים למסור לב"כ המשיבים את המוצרים המפרים שברשותם ומוצרים מפרים שירכשו ו/או ימשכו ממשווקים, סוחרים, מפיצים ומספרות על פי צו.

בתשובתם מיום 29.6.05, הודיעו המשיבים כי הפסיקו לשווק את מסיכת ההזנה לשיער בשם KERASTINE עוד בטרם הוגשה הבקשה לסעד זמני וכי הם מייצרים ומשווקים מסיכת הזנה לשיער תחת השם KERATIN שאינו דומה בשם ובחוזי למוצר המקורי.

לטענת המבקשת, למרות הודעת המשיבים האמורה ממשיכים המשיבים לשווק את מסיכת ההזנה לשיער KERASTINE.

עוד מוסיפה המבקשת, כי אף המוצר החדש שלכאורה משווקים המשיבים דומה בשמו ובחוזי שלו למוצר של המבקשת.

בהמרצת פתיחה 692/05, מיום 1.6.05, עתרו המשיבים להצהיר כי הם רשאים לעשות שימוש בשם KERATIN בעיצוב האריזה שבחרו לשווק בה את מסיכת ההזנה לשיער מתוצרתם.

בבשא 12591/05, עתרו המשיבים לסעד זמני שיאסור על המשיבה ונציגיה בישראל להפריע להם לעשות שימוש בשם ובאריזת המסיכה להזנת שיער  KERATIN.

ביום 8.5.05 החלטתי לדון במאוחד בבשא 13107/05 ובבשא 12591/05.

דיון

א.      המבקשת מבססת את תביעתה על עילות של הפרת סימן מסחר, גניבת עין, דילול מוניטין ועשיית עושר ולא במשפט.

הפרת סימן המסחר

ב.      לטענת המבקשת, בחרו המשיבים, בהם יוסי אלבז שעבד אצל המבקשת, לעשות שימוש בשם KERASTINE ו/או KETATIN כדי לשוות לשמות אלה דמיון לסימן המסחר ומשהחלו לייצר ולשווק מוצרים תוך שימוש בשמות אלה הם מפרים את סימן המסחר.

לטענת המשיבים בחירת השם KERATIN שעוצב מחדש לאחר פניית המבקשת אל המשיבים בדרישה לחדול משיווק מוצרים תוך שימוש בשםKERASTINE , אינה קשורה למבקשת או למוצריה, אלא לשמו של חלבון המצוי בשיער. עוד טוענים המשיבים כי ליוסי אלבז אין קשר לשיווק מסיכת ההזנה לשיער שמתוצרתם מאחר והמשיבים הפסיקו את התקשרותם עמו לאחר שמצאו אי סדרים כספיים בפעילותו.

לאחר השוואה בין סימן המסחר "KERASTASE" לבין השם "KERATIN" ובחינת מכלול הנסיבות הגעתי למסקנה שיש לכאורה דמיון בין השם "KERATIN" לסימן המסחר. ראשית, השם KERATIN  כולל את האותיות KERA באופן המשווה לשם KERATIN דמיון חזותי לסימן המסחר. לעניין זה מצאתי שאין בסיפא של השם KERATIN השונה מהסיפא של סימן המסחר כדי לשלול דמיון זה. גם הצליל של השם KERATIN דומה עד מאוד לצליל של סימן המסחר בשל הרישא הדומיננטית הזהה לרישא של סימן המסחר. 

המשיבים העלו טענה ולפיה "KERATIN" הינו מילה מלונאית השגורה בפי הבריות ומצויה בשימוש המדע והכימיה, אלא  שאיני סבור שיש בטענה זו כדי לסייע להם. אין חולק שמסיכת ההזנה לשיער של המשיבים אינה כוללת את החומר הכימי KERATIN. המשיבים בחרו לעשות שימוש בשם זה לאחר שמצאו לנכון להפסיק את השימוש בשם KERASTINE שלכאורה דומה אף הוא לסימן המסחר. מכאן נראה לכאורה שלא הרצון לנצל את משמעות המונח הוא העומד בבסיס בחירת המשיבים  בשם KERATIN אלא הרצון לעשות שימוש בשם הדומה לסימן המסחר.

לפיכך, שוכנעתי שלמבקשת סיכויים טובים לזכות בתביעתה בעילה של הפרת סימן המסחר.

גניבת עין

ג.        לטענת המבקשת, המשיבים בחרו לשווק את המוצר שלהם באריזה הכוללת מרכיבים המאפיינים את האריזה של המוצר המקורי בצירוף שם הדומה לסימן המסחר כדי להטעות את ציבור הלקוחות לחשוב שהמוצר שהם משווקים הוא מוצר של המבקשת או קשור אליה. כך בחרו המשיבים באריזה עגולה בצבע קרם, במכסה בגוון כתום, מדבקה עגולה על המכסה בצבע קרם תוך השארת שוליים בצבע כתום באופן דומה לשוליים שבמכסה האריזה במוצר המקורי.

המשיבים כופרים בדמיון האמור. לטענתם השימוש באריזה עגולה נפוץ ואין ליתן למבקשת מונופול על הצבע הכתום. מכל מקום  האריזה בה משווקים המשיבים כעת את המוצר שלהם אינה דומה לאריזה של המוצר המקורי.