החלטה בתיק בשא 020294/04

• רקע

מבקשת 1, חברה הרשומה בארה"ב (להלן: "אלרגן") פיתחה ומייצרת תכשיר הכולל חומר פעיל  Botulinum Toxin מסוג A המשווק, על ידי מבקשת 2 בישראל תחת סימן המסחר "BOTOX".

בבעלות אלרגן סימן מסחר רשום מס' 145152 "BOTOX", סוג 5, מיום 12.11.01, (נספח  טו 1)  וסימני מסחר רשומים נוספים הכוללים את השם "BOTOX" (נספחים ט2 - ט7).

משיבה 1  (משיבה 4 בבקשה המקורית) משווקת תכשיר קוסמטי  "BOTO-EFFECT" ומשיבה 2 (משיבה 5 בבקשה המקורית) משווקת תכשיר "BOTORELAX". לטענת המבקשות, שני הסימנים דומים עד כדי הטעייה לסימן BOTOX שבבעלות אלרגן.

המבקשות פנו אל המשיבות ודרשו מהן לחדול משיווק המוצרים בשמות המסחריים הדומים לסימן BOTEX, אולם דרישתן לא נענתה.

בת.א 2332/04 תבעו המבקשות צווי מניעה, צווי עשה, מינוי כונס נכסים, מתן חשבונות ופיצוי כספי.

בבקשה שלפני עותרות המבקשות לצווים זמניים כדלקמן:

           א.         לאסור על המשיבות לייצר, לייבא, להפיץ, לשווק, למכור, להחזיק לצרכי מסחר או מכירה, למסור או לפרסם (לרבות האינטרנט ו/או המדיה), את המוצרים המפרים וכן כל מוצר אחר, לרבות חומר שיווקי א פרסומי, הנושא את הסימנים המפרים (לרבות בעברית), או את הסימן BOTOX ו/או כל סימן אחר הדומה עד כדי הטעייה לסימן BOTOX, וכן לאסור על המשיבות להעביר ממקומם את המוצרים האמורים, המצויים ברשותן או בשליטתן, או למסור את החזקה או השליטה בהם לכל אדם או גורם אחר, אלא בהתאם לצו האיסוף הזמני המבוקש.

           ב.         להורות למשיבים לאסוף ולהחזיר לרשותם, לרבות ברכישה חוזרת, תוך 3 ימים, את כל המוצרים המפרים וכן את יתר המוצרים נשוא סעיף א לעיל, המצויים ברשותם של המשיבים או מי מטעמם, או שווקו או נמסרו על ידם למשווק, סוחר או מפיץ ובכלל זה קוסמטיקאית, רשתות שיווק ונקודות מכירה אחרות ואשר מצויים במועד מתן הצו ברשותם של המשווקים או מי מטעמם, ולהעבירם בתוך המועד האמור, למשמורת אצל המבקשות, או מי מטעמן, או כל גורם אחר עליו יורה בית המשפט הנכבד, יחד עם דין וחשבון הנסמך על תצהיר שבו יפורטו כמויות המוצרים שנאספו ושמות המשווקים שמהם נאספו.  

טענות המבקשות

         א.         הסימנים BOTO-EFFECT ו -  BOTORELAX דומים עד כדי הטעייה לסימני המסחר הרשומים שבבעלות אלרגן ובמיוחד הסימן הרשום BOTOX. השימוש שעושות המשיבות בסימני המסחר האמורים בעת שהן משווקות את התכשירים הקוסמטיים שלהן וכן הניסיון של משיבה 1 לרשום את סימן המסחר BOTO-EFFECT מפרים את סימני המסחר הרשומים של המבקשת.

לעניין זה מוסיפות המבקשות וטוענות, כי אין נפקות לכך שסימני המסחר של אלרגן אינם רשומים בסוג 3 תכשירי קוסמטיקה. זאת, כיוון שהמוצרים שלגביהם נרשם סימן המסחר מיועדים למטרה שלשמה מיוצרים המוצרים של המשיבות.

         ב.         הסימן BOTOX הוא סימן מוכר היטב כמשמעותו בפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], תשל"ב - 1972. בשימוש בסימני המסחר  BOTO-EFFECT ו -  BOTORELAX כאמור לעיל, מפרות המשיבות את סימן המסחר המוכר היטב.

          ג.          בשימוש של המשיבות בסימני המסחר המפרים, יש כדי לדלל את המוניטין שצברה אלרגן בסימן המסחר BOTOX.

         ד.         התכשיר BOTEX של אלרגן צבר מוניטין רב בקשר עם שימוש קוסמטי. בשיווק מוצרים תחת שמות המסחר BOTO-EFFECT ו -  BOTORELAX מעוולות המשיבות בגניבת עין.

טענות המשיבות

         א.         משיבה 1 החלה לפרסם ולשווק את מוצריה באפריל שנה זו ואף הגישה ביום 18.4.04 בקשה לרישום סימן המסחר BOTO - EFFECT. משיבה 2 ייבאה את מוצריה והחלה לשווקם מזה חצי שנה. שתיהן השקיעו משאבים בפרסום ושיווק מוצריהן. למרות זאת, המבקשות הגישו  את התביעה והבקשה לסעד זמני רק ביום 28.9.04. השתהות זו מלמדת שאין כל דחיפות בסעד הזמני המבוקש.

         ב.         עומדת ותלויה בקשה מיום 28.7.03 לרישום סימן מסחר על שם Academic בלשכת סימני המסחר של האיחוד האירופי. אלרגן הגישה התנגדות לרישום סימן המסחר האמור ובקשה זו טרם התבררה. המבקשות נהגו בחוסר ניקיון כפיים כשלא פירטו הליכים אלה בבקשה לסעד זמני.

          ג.          משמתנהל בין אלרגן ל - Academice הליך של בירור התנגדות בפני לשכת סימני המסחר של האיחוד האירופי בקשר עם רישום סימן המסחר BOTORELAX, ובין - Academice לבין משיבה 2 מתקיימים יחסי קירבה, וזכויותיה של משיבה 2 בסימן  BOTORELAX נגזרות מזכותה של Academic, ראוי למחוק או לעכב את התביעה כאן עד לסיום ההליך שבפני לשכת סימני המסחר של האיחוד האירופי ולא ליתן למבקשות סעד זמני.