א.
רקע הדברים
1. עניינה של תובענה זו היא טענה בדבר הפרה של מדגם רשום לפרופיל תריס אור מאלומיניום (השלב של התריס מכונה "פרופיל"). המדגם מס' 47874 ניתן לבקשת התובעת, עם תוקף ליום 23.6.09 (להלן: "
המדגם"). לטענת התובעת, הנתבעת 1 משווקת תריס אלומיניום מוקצף המפר את המדגם, ואילו הנתבעת 2 מייצרת תריס זה. התביעה הוגשה בעילה של הפרת מדגם ושלל עילות נוספות, והסעדים המבוקשים הם צו מניעה קבוע, צו למתן חשבונות ותשלום פיצויים בסך 500,000 ש"ח.
הנתבעות טוענות כי קיימים הבדלים ניכרים בין המוצר שלהם לבין המוצר שלגביו ניתן המדגם. אך אם קיים דמיון מהותי בין מוצר התובעת למותר הנתבעות, כי אז דין המדגם של התובעת להתבטל בשל העדר חידוש ובשל פרסום קודם, שכן הנתבעות מייצרות ומשווקות את המוצר הנדון מזה שנים רבות, עוד בטרם נרשם המדגם של התובעת.
2. הן התובעת והן הנתבעות הינן חברות ותיקות המתחרות בתחום של ייצור ושיווק תריסי אלומיניום (בעבר סיפקה התובעת לנתבעת 1 תריסי אלומיניום). כל צד מפאר ומרומם את מעשיו והישגיו בתחום הנדון: מר עובד חבר, מנהל התובעת (להלן:
"חבר"), ומר אבי סומך, מנהלה המסחרי של הנתבעת 1, שהיא חברת האם של הנתבעת 2 (להלן כסדרם: "
סומך", "קליל" ו-"רול פרופיל"). רול פרופיל וקליל, כמו גם התובעת, עוסקות בפיתוח, ייצור ושיווק של תריסים, כולל תריסים מוקצפים, אשר שלביהם מכילים חומר בידוד מוקצף, ותריסי אור המאפשרים כניסת אור ואויר בין השלבים (להלן: "
תריס אור ותריס מוקצף").
3. חבר טוען בתצהירו כי בשנת 2005 החלה התובעת בפיתוח תריס אור מוקצף, והוא מפרט את הזמן והמשאבים שהושקעו בפיתוחו (ראה סעיף 2.8 והשרטוטים שצורפו כמוצג 2). לאחר שהתובעת סיימה את פיתוח המוצר, היא החלה בהקמת המפעל לצורך ייצור סדרתי של המוצר שפיתחה, ואף רשמה מדגם על מוצר זה - הוא המדגם נשוא התביעה (נספח 1 לתצהיר חבר). תוקפו של הרישום הוא מיום הגשת הבקשה -
23.6.09. כמו כן פעלה התובעת לקבלת תו תקן למוצר הנ"ל (סעיפים 2.10 - 2.13 לתצהיר חבר). מתצהירו של חבר ומעדותו עולה כי התובעת טרם החלה בייצור ושיווק של המוצר הנ"ל. בתצהירו בבקשה לצו מניעה זמני אמר חבר שהתובעת ממתינה עם הייצור לאישור מכון התקנים, אך בעדותו טען כי הוא איננו זקוק לאישור מכון התקנים, שכן אין תקן למוצר מסוג זה (עמ' 11).
הנתבעות טוענות כי בניגוד לטענת התובעת - הן מייצרות ומשווקות תריס אור מאלומיניום משוך, וגם תריס אור מוקצף, מזה כמה שנים, וכי אין אמת בטענת התובעת כי היא היתה ראשונה שפיתחה תריס אור. עניין זה יפורט בהמשך.
4. המוצר שבגינו הוגשה התביעה, ואשר נרשם כמדגם, הינו
השלב של התריס (המכונה גם "
פרופיל"), להבדיל מהתריס עצמו, או מהחלק המחבר בין שלבי התריס, שנקרא "
אינסרט". כך עולה מתעודת המדגם, וחבר הדגיש עובדה זאת בעדותו חזור והדגש (עמ' 13, 14, 15, 16). השלב נשוא המדגם הוגש כמוצג
ת/1 (להלן: "
השלב של התובעת"), ואילו השלב של הנתבעות, אשר נטען כי הוא מפר את המדגם, הוגש כמוצג
ת/2 (להלן: "
השלב של הנתבעות"). התריס הכולל את השלב נשוא התביעה הוגש כמוצג
נ/1, ואילו התריס של הנתבעות אשר נטען כי הוא מפר את המדגם הוגש כמוצג
נ/6. עוד חשוב לציין כי השלב נשוא התביעה הינו חלק מתריס אלומיניום מוקצף שהינו גם תריס אור, ועסקינן בתריס גלילה.
5. בחודש דצמבר 2009 ביקר חבר בתערוכה שבה הוצגו פיתוחים בתחום נשוא התביעה, ואז התברר לו, לטענתו, שהנתבעות החלו לייצר ולשווק מוצר זהה למוצר של התובעת המוגן במדגם, והן מכנות מוצר זה בשם "
תריס שלב אור מוקצף מחוזק" (סעיף 2.21 - 2.22 לתצהיר חבר). כך גם למדה התובעת מפרסומים של הנתבעות, כי הן מייצרות ומשווקות את המוצר המפר - לטענת התובעת - ואף מציגות אותו כמוצר בלעדי שלהן; החומר הפרסומי של הנתבעות כולל שרטוטים מפורטים של השלב של התריס (נספח 4 לתצהיר חבר). לטענת התובעת, מוצר זה של הנתבעות מהווה העתקה במודע ובמתכוון של השלב של התובעת המוגן במדגם.
6. בנסיבות המפורטות לעיל הגישה התובעת ביום 1.2.10 כתב תביעה בתיק זה נגד הנתבעות. התביעה הוגשה, בראש ובראשונה, בעילה של הפרת מדגם רשום לפי סעיף 37 לפקודת הפטנטים והמדגמים, 1924. כך גם מושתתת התביעה, לאור הטענה של העתקת השלב של התובעת בידי הנתבעות, על עילות רבות נוספות שגובבו להן בכתב התביעה, ובהן: עוולת גזל לפי סעיף 52 לפקודת הנזיקין, השגת גבול במיטלטלין, הפרת חובה חקוקה בנוגע להוראות חוק התקנים התשי"ג-1953, הפרת חובה חקוקה בשל הטעיה לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, עוולה של רשלנות, עוולה של התערבות לא הוגנת בעסקי התובעת לפי סעיף 3 לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999, עוולת של גניבת עין לפי סעיף 1 לחוק עוולות מסחריות, ועשיית עושר ולא במשפט. התובעת עותרת למתן צו מניעה קבוע שיאסור על הנתבעות לייצר ולשווק את המוצר המפר, וכן צו למתן חשבונות שיחייבן לדווח על העסקאות שעשו במוצר זה. כך גם עותרת התביעה לתשלום פיצויים בסך 500,000 ש"ח, וכן פיצויים עונשיים.
7. הנתבעת טענה בכתב ההגנה כי השלב של הנתבעות שונה מהותית מן השלב של התובעת המוגן במדגם, והיא מפרטת את ההבדלים שבין שני המוצרים המתחרים. לחלופין, אם יקבע שהמוצרים של התובעת ושל הנתבעות דומים, הרי שיש לבטל את המדגם שניתן לתובעת בשל פרסום קודם והעדר חידוש או מקוריות. הנתבעות טוענות כי שלב מן הסוג שזכה למדגם התובעת יוצר על ידם כבר בשנת 1998, ואף נרשם מדגם לגביו. בשנת 2008 הוגשה על ידי הנתבעות בקשה למדגם בגין השלב אשר נטען כי הוא מפר את המדגם של התובעת, אף ששלב זה קדם למדגם של התובעת.
כאן המקום להבהיר את הבסיס העובדתי לטענתן החלופית של הנתבעות בדבר העדר תוקף המדגם שניתן לתובעת. בשנת 1998 נרשם על שמה של הנתבעת 2 מדגם מס' 29946 המתייחס לשלב של תריס אלומיניום מוקצף (נספח 1 לתצהיר סומך - להלן: "
המדגם הראשון
של הנתבעות"). בשנת 2007 ביקשה רול פרופיל לרשום מדגם על אינסרט (החלק המחבר את השלבים של התריס), ומדובר באינסרט שמאפשר כניסת אור בין שלבי התריס. בנוסף, ביקשה רול פרופיל בשנת 2008 מדגם חדש לעיצוב השלב (הפרופיל) החדש שהוא מוקצף ושקוע, לאחר שהחלה בפיתוחו בשנת 2005 (סעיף 23 לתצהיר סומך, והעתק הבקשה צורף כנספח 3 לתצהירו). רשם המדגמים העניק מדגם לאינסרט בשנת 2007 (נספח 2 לתצהיר סומך). לעומת זאת, הרשם דחה ביום 6.4.09 את בקשת רול פרופיל לקבל מדגם לשלב המוקצף והשקוע, וקבע כי אין בו חידוש או מקוריות לעומת המדגם של רול פרופיל משנת 1998, שהוא המדגם הראשון של הנתבעות (ההחלטה צורפה כנספח 4 לתצהיר סומך). הן המדגם של הנתבעות משנת 1998, והן הבקשה למדגם שהוגשה בשנת 2008 ונדחתה, קדמו למדגם של התובעת, שהינו בתוקף (ממועד הגשת הבקשה) מיום 23.6.09 (נספח 1 לתצהיר חבר). זה הבסיס העובדתי לטענת הנתבעות כי יש לבטל את המדגם של התובעת בשל פרסום קודם והעדר חדשנות, אם תתקבל טענת התובעת כי מוצר הנתבעות דומה בעיקרו למוצר התובעת.
8. התובעת טוענת בכתב התשובה כי ההבדלים בין המוצר שלה לבין המוצר של הנתבעות אינם אלא הבדלים פונקציונאליים, שאינם נוגעים לעיצוב החיצוני של המוצר, שהוא זה המוגן במדגם. כך גם טוענת התובעת כי המדגם שלה היה חדשני וראוי לרישום, כפי שמצא רשם המדגמים לאחר בחינה מעמיקה. אין כל דמיון בין השלב של התובעת שזכה למדגם בשנת 2009, לבין השלב של הנתבעות שנרשם כמדגם בשנת 1998, ופקע בשנת 2003 מחמת אי-תשלום אגרה. כך גם נטען כי המדגם של הנתבעות משנת 1998 הינו העתקה של מוצר קודם של התובעת משנת 1994, שכונה "
אלפא 5".
9. עם הגשת התביעה עתרה התובעת למתן צו מניעה זמני, שימנע את המשך ייצורו של השלב המוגן במדגם ושיווקו בידי הנתבעות. סגן הנשיא, כב' השופט י' זפט, החליט ביום 13.4.10, לאחר שמיעת עדויות הצדדים, כי "
סיכויי המבקשת לזכות בתביעתה בעילה של הפרת מדגם אינם טובים". כב' השופט זפט ציין כי אם תתקבל טענת התובעת בדבר דמיון שבין המוצר שלה המוגן במדגם לבין המוצר של הנתבעות, כי אז נראה לכאורה שיש מקום להחיל על המדגם של התובעת את החלטת רשם הפטנטים משנת 2009 בעניין הבקשה למדגם השני שביקשה רול פרופיל לרשום, ואשר נדחתה בשל העדר חידוש או מקוריות. הטעם לכך הוא, שהמוצר של הנתבעות הנטען כמפר - איננו אלא אותו מוצר אשר נקבע לגביו,
עוד טרם הגשת הבקשה למדגם של התובעת, כי אין בו חידוש או מקוריות, לאור המדגם הראשון של רול פרופיל משנת 1998. בקשת רשות ערעור על החלטה זו נדחתה ביום 28.6.10 על ידי בית המשפט העליון (רע"א 3569/10, כב' השופטת מ' נאור).
10. הואיל והתובעת כללה בין יתר הסעדים צו למתן חשבונות, לא היה מנוס מפיצול התביעה לשני שלבים: בשלב הראשון בירור שאלת ההפרה וזכאות התובעת לקבל צו מניעה קבוע וצו למתן חשבונות, ובשלב השני - אם תקבע חבות - יתבררו הסעדים הכספיים (פיצוי או השבת רווחי הנתבעות). העדים מטעם הצדדים בשלב הראשון היו מר חבר מטעם התובעת ומר סומך מטעם הנתבעות, והם נחקרו על תצהיריהם.
ב.
דיון והכרעה
11. בסיכומיהם זנחה התובעת את שלל העילות המפורטות בסעיף 6 לעיל, והתמקדה בעילה של הפרת מדגם, ולחלופין עשיית עושר ולא במשפט. כך היה ראוי לעשות מלכתחילה. אם המוצר של הנתבעות מהווה העתקה של מוצר התובעת, מהווה הדבר הפרה של מדגם רשום, ואז אין צורך בעילות נוספות. אם, לעומת זאת, יסתבר כי המוצר של הנתבעות איננו מהווה חיקוי של מדגם התובעת, או שהמדגם של התובעת חסר תוקף מלכתחילה בשל העדר חדשנות ופרסום קודם - כי אז נופלות ממילא כל העילות האחרות המבוססות על העתקת המוצר של התובעת, וגם אין מקום לעילה של עשיית עושר ולא במשפט. לכן, תובענה זו ממוקדמת כל-כולה בשאלת הפרת המדגם של התובעת ותוקפו.
12. בדרך כלל, מן הראוי לדון תחילה בשאלת תוקף המדגם, לפני הדיון בשאלת ההפרה. אם מתברר כי דין המדגם להתבטל - אין עוד בסיס לטענת ההפרה שמעלה התובעת, כמו גם לעילות האחרות המועלות על יסוד אותה הפרה נטענת. זאת ועוד, מרגע שהועלתה שאלת תוקף המדגם, מן הראוי להכריע בה בלא כל קשר לשאלת ההפרה, על מנת לוודא שלא יוותר בפנקס המדגמים מדגם פסול. אם נכונה טענת הנתבעות שלא היה מקום לרשום את המדגם מלכתחילה - מחייב האינטרס הציבורי להורות על ביטולו, בלא כל קשר לסוגיית ההפרה. מטעם דומה נפסק כי אין התיישנות לגבי טענה של העדר תוקף של פטנט, והדברים יפים גם לגבי זכויות אחרות של קניין רוחני (ראה: ע"א 217/86
שכטר נ' אבמץ, פ"ד מד(2) 846, 852-854). מדגם מעניק לבעליו מונופולין בנוגע לדרך עיצובו החיצונית של המוצר, ומונופולין, מעצם טיבו, פוגע בתחרות החופשית ובחופש העיסוק של מתחרים (ראה: ע"א 733/95
ארפל אלומיניום בע"מ נ' קליל תעשיות בע"מ, פ"ד נא(3) 577, פסקה 8 לפסק דינו של כב' השופט א' גולדברג (15.7.97)). אין מקום להותיר מדגם פגום על כנו, כאשר מתברר כי לא היתה מלכתחילה הצדקה לרישומו, בשל האינטרס הציבורי שב"טיהור הפנקס" ממדגמים פסולים (עניין
ארפל, פסקות 8-9 לפסק דינו של כב' השופט א' גולדברג). זה הסיכון שנוטל על עצמו בעל זכות קניין רוחני המגיש תביעת הפרה, שיפסק בגדרה כי אין בידיו זכות בעלת תוקף.
אולם בנסיבות המקרה דנא, מן הראוי להתחיל תחילה בשאלת ההפרה והדמיון בין המוצר של התובעת המוגן במדגם, לבין המוצר של הנתבעות אשר נטען כי הוא מפר. הטעם לכך הוא, כי אם יתברר שאין דמיון מהותי בין שני המוצרים, כי אז נופלת ממילא טענתן החלופית של הנתבעות כי המדגם הראשון שלהן משנת 1998, כמו גם המדגם שביקשו לרשום וסורב בשנת 2009, מהווה פרסום קודם של המדגם של התובעת שנרשם לאחר מכן, ואף מעיד על העדר חדשנותו של מדגם התובעת. אם, לעומת זאת, יתברר כי קיים דמיון מהותי בין מוצר התובעת למוצר הנתבעות, כי אז תתעורר בכל חריפותה שאלת תוקף המדגם של התובעת, משום שמשמעות קביעה זו הינה שהמוצר שמוגן במדגם של התובעת דומה למוצר שהנתבעות קיבלו לגביו מדגם עוד בשנת 1998, כמו גם למוצר של הנתבעות שנמצא בלתי כשיר למדגם בשנת 2009. לפיכך החלטתי לדון תחילה בשאלת ההפרה, המתמקדת בדמיון שבין מוצר התובעת המוגן במדגם לבין מוצר הנתבעות אשר נטען כי הוא מפר.
א.
שאלת ההפרה: האם הנתבעות העתיקו את מוצר התובעת המוגן במדגם