1. בפני שתי בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר, שתיהן מבוססות על האותיות XO, שתיהן בסיווג 32. בקשה 1 הוגשה לגבי 'משקאות' כשהסימן המבוקש בה הוא X.O (לא מעוצב), ואילו בקשה 2 שהוגשה לגבי 'משקאות אנרגיה', כוללת סימן מעוצב שנראה כך:
2. מהדיון בפני עולה כי שתי המבקשות משתמשות בסימן לסימון משקאות אנרגיה. מוצרה של המבקשת 1, הוא משקה אנרגיה המשווק בפחית, ומתחרה בקטגוריית משקאות האנרגיה המצויה בשוק. מוצרה של המבקשת 2 הוא מוצר ייחודי, שאינו דומה לשאר משקאות האנרגיה: הוא אינו מוגז, הוא נמכר במספר רב של טעמים ווריאציות, והוא משווק בבקבוקים המכונים PET, ואשר יש בהם ייחוד בהיותם עומדים בתקני שמירת סביבה.
3. הצדדים נחלקו ביניהם בסיכומיהם, לגבי מהותם ומשקלם של המבחנים על פיהם יכריע הרשם בהליך תחרות מעין זה, הליך על פי סע' 29 לפקודת סימני המסחר. משכך מצאתי לנכון לשוב אף הפעם, על כללים אלה, באופן אשר יסביר החלטה זו, ואת השיקולים עליה היא מושתתת. לצורך כך אביא כלשונם מדברי כב' רשם הפטנטים, ד"ר נועם, בהחלטתו בהליך לפי סע' 29 לפקודת סימני המסחר בין בקשה מס' 125438 לבין בקשה מספר 126755
NO FEAR, החלטה מיום 22 באוקטובר 2003:
"המבחנים בנוגע לסעיף 29 לפקודה, על פיהם בוחן רשם סימני המסחר, למי מהצדדים
עדיפות ברישום הסימן, נקבעו במספר פסקי דין והחלטות רשם והם:
א.
תום הלב של המבקשים בבחירת הסימן המבוקש.
ב.
מידת השימוש שעשה כל צד בסימנו בישראל עד למועד הגשת הבקשה לרישום, ואף מעבר לו, עד למועד הדיון.
ג.
תאריכי הגשת הבקשות לרישום
לעניין זה ראה בג"צ 77/60, בג"צ 228/65 לעיל. בג"צ 90/70
Bacardi
נגד רשם סימני המסחר ואח'
פ"ד כ"ה(2) 87 91. בג"צ 476/82
אורלוגד בע"מ נגד רשם הפטנטים סימני המסחר והמדגמים פ"ד ל"ט(2) 148,וכן החלטות רשם רבות, כך לדוגמא: החלטה בעניין בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר מס' 86696 ו- 100606
WHITE HALL)
) מיום 4 בינואר 1998, בעניין בקשות מתחרות מס' 70079,70080,78877, ו-78876
HIGH & DRY)
ו
( BOOTH'S
מיום 22 בפברואר 1998, בעניין סימני מסחר מס' 88222 ו-89666
(PRO-LIX)
מיום 19 באפריל 1998.
ביישום מבחן תום הלב יש לבחון את המניעים לבחירת
הסימן ולברר, האם אחד הצדדים (או שניהם) בחר את הסימן המבוקש שלא בתום לב ומתוך כוונה ליהנות מהמוניטין או לפגוע במוניטין של אחר. אם יוכח, כי סימן המסחר נבחר שלא בתום לב מתוך כוונה ליהנות מן המוניטין שרכש אחר בסימן תוך תחרות בלתי הוגנת, הרי בקשתו לרישום סימן מסחר תידחה. ראה בג"צ 95/68
מתפרת הדרום בע"מ נגד
The H.D.Lee Co.
ואח'
פ"ד כ"ב(2) 189.
באשר לנטל ההוכחה הרי שהוא מוטל על הצדדים באופן שווה :
"..בפרוצדורה על פי סעיף 29 לפקודה נשקלות שתי הבקשות במצב התחלתי של שוויון..."
(ראה בג"צ 460/87
FUJI
ELECTRONICS
MFG.CO
נגד רשם הפטנטים ואח'
פ"ד מ"ב(1) 485) יש לציין, כי המבחנים הנ"ל אינם נושאים משקל שווה ויתכנו נסיבות,בהן יש לסרב
לרשום סימן מסחר על יסוד מבחן תום הלב בלבד ( ראה בג"צ 95/68 לעיל) שכן עיקרון תום הלב הוא עיקרון יסוד במשפט, וחל גם בדיני סימני המסחר.
בבחינת מידת השימוש שעשה כל צד בסימנו, מקובל לבדוק את מידת השימוש אשר נעשה עד למועד הגשת הבקשה, כאשר שימוש משמעו רכישת מוניטין כזה שהסימן נעשה ידוע ומקובל בציבור, עד כי הציבור הישראלי הרלוונטי, בעל תבונה רגילה, משייך את המוצרים נושאי הסימן לבעל הסימן. עם זאת, יש להתחשב גם במידת השימוש
שנעשתה לאחר הגשת הבקשה עד למועד הדיון, במיוחד כאשר חולף פרק זמן של מספר שנים בין הגשת הבקשה ועד למועד הדיון. וזאת משום הדינאמיות הקיימת בחיי מסחר והאחריות המוטלת על רשם סימני המסחר לשמור על תקינות המרשם, על מסחר הוגן ומניעת הטעית הציבור. לעניין זה, ראה החלטת רשם סימני המסחר בעניין בקשות מתחרות מס' 49436 ו-53432 לעיל. כמו כן ראה בג"צ 58/49
הרשם הכללי נגד
LONDON
,
RAPIDOL LIMITED
ואח'
פ"ד ט 1289, 1296. שם נאמר:
"שהרי כל עיקרו של רישום סימני המסחר לא בא אלא כדי להגן מצד אחד, על זכות השימוש שרכש לעצמו בעל הסימן לגבי סחורתו ומצד שני, להגן על הציבור ולמנוע את הונאתו שידע בדיוק את סחורתו של מי הוא קונה ושיוכל על נקלה להבחין בין סחורה אחת למשנה מאותו סוג".
באשר למועד הגשת הבקשה, הרי שמבחן זה משני למבחן השימוש ואינו מקנה עדיפות, שכן אין כלל בדיני סימני מסחר בניגוד לדיני הפטנטים, לפיו "כל הקודם זוכה", המועד מהווה אך עובדה שבה מתחשב הרשם בשיקוליו, ויש לבדוק כל מקרה לנסיבותיו ( ראה בג"צ 77/60 לעיל, וכן בהחלטות הרשם דלעיל).
