האם מנועה הנתבעת מלכנות את בית-המלון שבכוונתה להקים בירושלים בשם 'Jerusalem Colony'?
הרקע
1. בית-מלון אחר ישנו בירושלים, 'American Colony Hotel' שמו, ברחוב דרך שכם. שמו של המלון הזה הולך לפניו ברחבי תבל כמלון מפואר ויוקרתי, מלון מן השורה הראשונה. התובעת, חברה פרטית, היא הבעלים של המלון, ומאז שנת 2006 בבעלותה גם סימן המסחר הרשום (מס' 79292) 'Colony', אשר נרשם בהתאם לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן - הפקודה).
הנתבעת, אף היא חברה פרטית, התאגדה בשנת 1998 תחת השם 'הקולוני ירושלים בע"מ'. הנתבעת חפצה להקים בית-מלון בירושלים באזור אחר, בשכונת המושבה הגרמנית. היא זכתה במכרז מטעם מינהל מקרקעי ישראל בזכויות להקמת בית-המלון, שעתיד לכלול גם אגפי מגורים ומסחר. ביום 19.7.2006 הגישה הנתבעת בקשות לרשום כסימני מסחר על שמה את השמות 'Jerusalem Colony Hotel'; 'Jerusalem Colony'; ו- 'Jerusalem Colony Residence', בסוגים 36 (עסקי נדל"ן) ו-43 (שירותים להספקת לינה זמנית) על-פי התוספת הרביעית לתקנות סימני מסחר, 1940.
2. קיצפה של התובעת יצא על הנתבעת, משום שלשיטתה מבקשת הנתבעת לעשות שימוש בלתי מורשה בסימן המסחר הרשום על שמה - 'Colony', וכן בסימן המסחר 'אמריקן קולוני' המוכר היטב אף שאינו רשום. סימני המסחר האלו, לטענתה, הם היקרים שבנכסיה. היא הגישה אפוא את התביעה הזו, בטענה כי הנתבעת מפרה סימני מסחר, מעוולת בגניבת עין, ברשלנות ובהפרת חובות חקוקות, גוזלת מוניטין, עושה עושר ולא במשפט, מתערבת באופן לא הוגן במסחר, ומטעה את ציבור הצרכנים; וביקשה כי יינתן צו מניעה קבוע נגד הנתבעת, וכן פיצוי כספי.
סימני המסחר
3. ראשית יש להכריע בשאלת התוקף של רישום סימן המסחר 'Colony'. הנתבעת מערערת עליו. נקודת המוצא היא כי רישומו של סימן במרשם סימני המסחר מקנה לבעליו את הזכות כי לא ייעשה בו שימוש על-ידי הזולת. הרישום מטיל את הנטל להפריך את קיומה של הזכות על המבקש לעשות בו שימוש. כדי להרים את הנטל הזה טוענת הנתבעת כי השם 'Colony' 'שם גנרי' הוא, או שם תיאורי, או גיאוגרפי, ובטעות נרשם. לטענתה אין הוא זכאי להגנה כסימן אשר מונע כל שימוש או רישום סימן מסחר אחר הכולל את המילה 'המושבה' או 'Colony'.
4. 'שם גנרי' הוא "הסוג או הזן אליו משתייך הנכס או השירות שבהם מדובר" (ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי נ' אס.בי.סי. פרסום, פ"ד נה(3), 933, 944 (2001)). כך השם 'מנועי-דיזל' הוא שם גנרי ביחס לענף המנועים, והשם 'משקפי ראייה' הוא שם גנרי ביחס לענף האופטיקה. אין כל ספק כי המילה 'Colony' איננה מציינת את הסוג או את הזן שאליו משתייך בית-המלון, ולפיכך איננו 'שם גנרי' ביחס לבתי-מלון או מלונאות. דומה שאין צורך להכביר במילים כדי להוסיף ולנמק זאת.
5. אולם כאן לא תמה הדרך כדי להכשיר את רישומו של הסימן 'Colony'. בין הסימנים אשר אינם כשירים לרישום, המנויים בסעיף 11 לפקודה, מצינו גם סימן תיאורי, היינו "סימן המורכב מספרות, אותיות או מלים, הנוהגות במסחר לציונם או לתיאורם של טובין או סוגי טובין או הנוגעות במישרין למהותם או לאיכותם" (סעיף-קטן 10), וכן "סימן שמשמעותו הרגילה גיאוגרפית או שם משפחה, אם אינו מוצג בדרך מיוחדת" (סעיף-קטן 11). סימן תיאורי או גאוגרפי אינו כשיר לרישום, "זולת אם הוא בעל אופי מבחין כמשמעותו בסעיפים 8(ב) או 9". הנתבעת טוענת כי השם 'Colony' הוא שם תיאורי וגם גיאוגרפי. הרי American Colony אינו אלא שמה של השכונה שבה ניצב, על שם מהגרים מאמריקה שבנו בה את בתיהם בשלהי המאה ה-19. לא מעט שכונות נקראו כך בעבר, בישראל וברחבי העולם בכלל. כך המושבה הגרמנית בירושלים, המושבה הגרמנית בחיפה, וכך גם לגבי שמות אחרים שניתנו לבתי מלון על-שם מקומותיהם, בישראל ובעולם. השם הזה הוא שם מתאר, שכן הוא מתאר את מקומו של המלון, ולא זו בלבד אלא הוא גם גיאוגרפי, מאותו הטעם, ולפיכך, לטענת הנתבעת, ניתן יהיה לרושמו רק אם יוכח כי יש לו אופי מבחין.
6. אני איני סבור כן. השם 'Colony' איננו מתאר או מציין את בית המלון של התובעת. אין הוא מציין או מתאר את סוג הטובין - מלונאות - שהרי, כפי שהוכח, אין כל קשר בין השם 'Colony' לבין מלונאות דווקא (עמוד 26 שורות 15-19). הוא גם אינו נוגע במישרין למהותו או לאיכותו של בית המלון, כלשון הסיפא של סעיף 11(10). אין כל זיקה בין השם 'Colony' לבין בית-המלון, איכויותיו או אופיו.
7. בשם 'Colony' גם אין לראות משום שם גיאוגרפי. אמנם, השם 'אמריקן קולוני' הוא שמה של השכונה שבה הוקם המלון, ולכאורה מדובר בשם גיאוגרפי. עוד נידרש לכך להלן. דא עקא, המונח 'Colony' כשלעצמו משמעותו הרגילה איננה גיאוגרפית. זוהי מילה כללית, המשמשת בשפה האנגלית לרמז על מקום יישוב פלוני כי התיישבו בו מהגרים זרים. כמוהו כמילים 'מושב' או 'קיבוץ', שאינן מקום גיאוגרפי אלא מילים המרמזות על אופיו ההתיישבותי של מקום יישוב. בדומה לכך, המילים 'עמק' או 'הר' אינן מקום גיאוגרפי, אלא מלים בשפה העברית המתארות מאפיינים טופוגרפיים של כברת ארץ. גם אילו היתה מתקבלת הטענה כי 'Colony' הוא שם גיאוגרפי, לא היה בכך כדי למנוע את רישום השם כסימן מסחר לעניין מלונאות, משום שאין בישראל מקום ששמו 'Colony' שרכש גם מוניטין גיאוגרפי בקשר לשירותי מלונאות.
8. למעלה מן הצורך, גם אילו היה הסימן 'Colony' שם מתאר או גיאוגרפי לא היתה נשללת כשירותו לרישום על-ידי התובעת, משום שהוכח האופי המבחין שרכש הסימן. עדי התובעת העידו - עדות שלא נסתרה - כי בית-המלון של התובעת מכונה באופן שגרתי גם 'Colony', על-ידי עיתונאים, ספקים, ולעיתים אף בפירסומיה של התובעת עצמה. גם בעיני הציבור הרלוונטי לעניין השם 'Colony', בתחום המלונאות, נקשר לבית-המלון של התובעת דווקא. די במה שהובא לפניי כדי לקבוע כי השימוש בשם 'Colony' הפך למעשה את הסימן לבעל אופי מבחין בטובין שלגביהם נתבקש הרישום, כלשון סעיף 8(ב) לפקודה, ולפיכך אין לפסול את כשירותו לרישום מכח סעיפים 11(10) או 11(11).
הנתבעת טענה כי העובדה שמתחילה נרשם סימן מסחר 'Colony' על-ידי חברה אחרת, בשנת 1994, ורק בשנת 2006 רכשה אותו התובעת, שוללת את האפשרות להכיר באופי המבחין שרכש הסימן כמתייחס אל בית-המלון של התובעת. אין ממש בטענה הזו. קיומו של אופי מבחין הוא עניין עובדתי, ואין מניעה שיתהווה גם בתקופה שבה מבחינה משפטית רשום הסימן על-שמו של אחר.
9. הנתבעת ביקשה להיתלות במועד הרכישה של הסימן גם כדי לטעון לחוסר תום-ליבה של התובעת, כביכול רכשה אותו רק מחמת התחרות עם הנתבעת. אין בכך כדי להעלות או להוריד. דין הוא כי סימן מסחר רשום הוא קניין, ומה לי אם היו לתובעת מניעים תחרותיים או אחרים כדי לרוכשו. מעת שרכשה אותו כדין - קניינה הוא, והיא זכאית להגנה המלאה עליו.
10. הסימן 'Colony' הוא אפוא סימן מסחר כשיר לרישום. כעת יש לבחון האם גם הסימן 'אמריקן קולוני' הוא קניינה של התובעת, אף שאינו רשום, מחמת שהוא "סימן מסחר מוכר היטב". בהתאם להוראת סעיף 1 לפקודה, כדי לקבוע האם סימן מסחר הוא סימן המוכר היטב בישראל "יילקחו בחשבון, בין השאר, המידה שבה הסימן מוכר בחוגי הציבור הנוגע לענין, והמידה שבה הוא מוכר כתוצאה ממאמצי השיווק". שני מבחנים - לא בלעדיים - מורה אותנו החוק לבחון. ראשית, מהי מידת ההכרה של הסימן בחוגי הציבור הנוגע לעניין. זהו מבחן אובייקטיבי מובהק, שתכליתו לבחון האם הציבור הרלוונטי לתחום מכיר את הסימן ומקשר אותו לטובין של הטוען לזכות עליו. שנית יש לבחון עד כמה ההכרה הזו באה כתוצאה ממאמצי שיווק. אין די בהכרה בציבור שבאה מאליה, ואין זכייה מן ההפקר. נדרשת השקעת משאבים שיווקיים מטעם הטוען לזכות על הסימן. הבעלות על סימן המסחר כרוכה בהוכחת הפעולות שננקטו מטעם בעל הטובין כדי להשריש את ההכרה בסימן בקרב הציבור הרלוונטי.
11. דומני כי התובעת עמדה בנטל להוכיח את שני הדברים הללו. מר ברקוביץ', חשב החברה, העיד על כך בתצהירו, וצירף שלל מסמכים המוכיחים את שני המרכיבים. ראשית, הוכח פירסום שמו של בית-המלון בשמו 'אמריקן קולוני'. רבות מספור הן הכתבות שנכתבו על בית-המלון בעיתונים, מגזינים ואתרי אינטרנט, רובן ככולן פיהן מלא דברי שבח על אודותיו. בהרחבה רבה נסקרו אירועים משמעותיים כמו כניסתו למועדון מלונות יוקרתי, הכרתו כמלון הטוב ביותר במזרח התיכון בשנים 2003-2004, וחגיגות לציון 120 שנות קיומו. אמנם, ראיות ישירות לעניין ידיעתו של הציבור, כגון סיקרי דעת קהל שיוגשו עם חוות דעת מומחה, לא הציגה התובעת. הנתבעת טוענת כי זהו רף הראיות הנדרש, אך אני איני סבור כן. הדרך שבה בחרה התובעת להוכיח את היות שמה מוכר היטב בציבור נראית לי סבירה ומספיקה. בהסתמך על הראיות שהוצגו ניתן לקבוע כי הורם הנטל הנדרש כדי להוכיח כי הסימן 'אמריקן קולוני' מוכר היטב בציבור. לאחר שעיינתי בו מסופקני אם יש בקרב חוגי הציבור הנוגע לעניין - סוכני נסיעות, אנשי עסקים בתחום המלונאות, ולקוחות בארץ ובחו"ל שנוהגים להתארח במלונות ברמת יוקרה כזו - מי שאינו מכיר את הסימן 'אמריקן קולוני' ומשייך אותו לבית המלון של התובעת.
12. הפירסום הזה, חוצה היבשות, לא בא מעצמו. התובעת הוכיחה את המאמצים שהיא משקיעה בשיווקו ובמיתוגו של בית המלון, ובשמירה על שמו כיוקרתי וייחודי. הוצגו פירסומים בעיתונות ופרוספקטים, ומר ברקוביץ העיד על התקציב הנכבד המוקצה לפירסום בית-המלון ושמו. סכום כסף נאה משקיעה התובעת כדי להיכלל ברשימות דירוג של בתי מלון יוקרתיים בעולם (עמודים 3-4). הנטל להוכיח כי שמו של בית המלון מוכר כתוצאה ממאמצי שיווק הורם.
13. בשני המבחנים שקבע המחוקק עומדת אפוא התובעת, כדי שייחשב הסימן 'אמריקן קולוני' כסימן מוכר היטב אף שאינו רשום. ברם, האם אין מדובר בשם גיאוגרפי, שאין ניתן להכיר בו כסימן מסחר?
התשובה, דומני, בשלילה. על-פי לשון החוק, שם גיאוגרפי לא יוכר כסימן מסחר רק אם "משמעותו הרגילה גיאוגרפית". אין די בכך שמשמעות השם היא גם גיאוגרפית; נדרש כי משמעותו הרגילה תהיה גיאוגרפית כדי לפוסלו מהיות סימן מסחר. בפסיקה ובספרות הובהר כי רק אם "המקום הגיאוגרפי הוא בעל האופי המבחין, דהיינו, המקום שממנו מגיעות הסחורות נושאות הסימן רכש לעצמו מוניטין בשל תכונה זו או אחרת המיוחסת לו, הרי שסימן המבקש לאמץ לעצמו את שם המקום כדי להיבנות ממוניטין זה לא יהיה כשר לרישום ולא יוכל לזכות את בעליו במונופולין לו זכאי בעל סימן מסחר רשום" (עמיר פרידמן סימני מסחר - דין פסיקה ומשפט משווה (1998) 155). הגיון הדברים ברור. אם המקום הגיאוגרפי הוא הוא האופי המבחין, הרי שאין ניתן לשלול מיצרנים אחרים מלציין את תכונתו זו של המוצר על מוצריהם. אולם אם אין ייחוד המקום גורם לאופיו של המוצר, אין פסול בשימוש בשמו הגיאוגרפי כסימן מסחר. כך בעניין שלנו, שבו אין שכונת המושבה האמריקאית מהווה תכונה של המלון, אין מניעה לראות את הסימן 'אמריקן קולוני' כסימן מסחר. דומני כי הדבר מתיישב גם עם השכל הישר והאינטואיציה הבריאה, שהרי כיום המונח 'אמריקן קולוני' מציין בדרך כלל את שמו של בית המלון של התובעת ולא את שמה של השכונה, כפי שעולה מן הראיות שהובאו לפניי.