בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר

1.    בפני בקשות מתחרות לרישום סימני המסחר הבאים: בקשות המבקשת 1 מחד - בקשה לרישום סימן מסחר מס' 174678 - PLAYובקשה לרישום סימן מסחר מס' 174730 - DUREX PLAY, ובקשת המבקשת 2 מאידך - בקשה לרישום סימן מסחר מס' 178348, שזו דמותו:

2.        המבקשת 1 תקרא להלן גם: 'דורקס', והמבקשת 2 תקרא להלן גם 'לייפסטיילז'.

3.        עיקר טענותיה של דורקס נסובו סביב המבחנים שנקבעו בפסיקה להכרעה בין בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר זהים או דומים, הלא הם מבחן מועד הגשת הבקשה, מבחן מידת השימוש ומבחן תום הלב (ר' למשל ע"א 11188/03 קונטקט לינסן ישראל נ' Allergan (2005), בפסקה 7, וכן ע"א 8987/05 מלכי נ' סבון של פעם (2007) בפסקה 10). לעומתה התרכזה לייפסטיילז בהוכחת הטענה לפיה המילה PLAY - היא המילה המשותפת בכל הבקשות ואף מרכיבה כשהיא לבדה את הבקשה מס' 174678 של דורקס - היא מילה שהיא תיאורית או לכל הפחות נהוגה במסחר ככל שהדבר אמור במוצרים הקשורים למין ולמין בטוח.

4.        אכן דרך המלך היא כזו לפיה בהליך על פי סעיף 29 לפקודה נבחנות הבקשות זו מול זו, ונדונה שאלת העדיפות, אולם פעמים נדרש הרשם להכריע גם בשאלות הקשורות בכשרותו של סימן לרישום, בין אם מתוך הסכמת הצדדים ובין אם כך מורות נסיבות המקרה. ר' החלטה בהליך לפי סעיף 29 בקשות מתחרות מס' 115880 "אשל" ומס' 119134 "אשל יטבתה" (מעוצב) תנובה נ' יטבתה (החלטה מיום 28.7.04):

25.   "... העלאת השאלה של כשירות הסימן לרישום, תהיה עילת פסלות אשר תהיה, בפני הערכאה השיפוטית במסגרת הליך לפי סעיף 29, מסמיכה את הרשם לדון בשאלה זו, ואף יכולה לייתר את ההכרעה בשאלת העדיפות של מי מהמבקשים, במקרה וסבור הרשם, כי הסימנים אינם כשירים לרישום".

5.        ועוד - ר' החלטה בהליך לפי סע' 29, בקשות לרישום סימני שירות מס' 167390 ו- 166845 "כוכב נולד" (לא מעוצב) דנינו נ' שידורי קשת (החלטה מיום 26.12.05):

"הלכה היא, כי בדיון על פי סעיף 29 בבקשות מתחרות לרישום סימני מסחר, אין דנים בכשירותו של הסימן לרישום אלא אך ורק בעדיפות צד אחד על משנהו במרוץ לרישום הסימן... ואכן, העובדה כי זכותו של צד הוכרה כעדיפה אינה שקולה לקיבול הסימן, ואינה מבטיחה כי הסימן אכן יירשם. עם זאת, אין הדעת נוחה עם מצב בו סורב לרישום סימנו של מבקש שזכה בהליך התחרות, וחברו שהפסיד באותו ההליך יוכל להגיש מחדש את סימנו וזה יקובל לרישום."

6.        במצב דברים כגון זה שבפני תהא זו תוצאה לא רצויה, אם בקשה אחת תמצא עדיפה על סמך מבחני העדיפות, בעוד חברתה תיסגר, אך במהלך בחינתה של הבקשה העדיפה יימצא כי אין לתת לבעליה זכות שימוש ייחודית במילה PLAY, וכך תיסלל הדרך לבקשה שנסגרה להיות מוגשת מחדש.

7.        לצד עניין זה שבפרקטיקה הדיונית, צריך הרשם לשוות לנגד עיניו, כי כל עוד לא מוכחת פגיעה קשה בעקרון תום הלב, דהיינו שצד ניסה או מנסה להבנות כליל על מוניטין של משנהו,  הרי שבהכרעה על פי סעיף 29, ניתנת הזכות במלואה לצד שזכויותיו נמצאו עדיפות, גם אם למשנהו קיימות זכויות לגיטימיות כלשהן. צד כאמור המפסיד בדינו, מאבד את הזכות שרכש הוא בסימנו, מבלי שינתן לו כל פיצוי על כך. על בעיתיות זו עמד כבר כב' השופט גרוניס בעניין סבון של פעם שהוזכר לעיל:

בתחרות בין שניים על סימן מסחר אחד יוצא מגיש הבקשה הראשונה, שאף השתמש לראשונה בסימן, כשידו על התחתונה. תוצאה זו מעוררת אי-נחת. היא מביאה לכך שבמקרה הנוכחי זו שהגישה את הבקשה המאוחרת (המשיבה 1, להלן - המשיבה), "מפקיעה" את זכותו של המבקש הראשון (המערער) וזאת בלא פיצויו. תוצאה זו מתחייבת מן האופי הבינארי של הכרעות משפטיות רבות ככלל, ונוכח הוראת סעיף 29(א) לפקודה בפרט. ההכרעה בתחרות בין המערער למשיבה מובילה לזכייה מלאה של המשיבה ולהפסד מוחלט של המערער.

8.        לאור האמור, ראויים דבריה של לייפסטיילז, בדבר האפשרות לרשום את סימני הצדדים לפי סעיף 30, להשמע ולהידון, עוד בטרם נפנה אל בדיקת העדיפות ושקילתה. אם תתקבל טענתה בענין זה המילה PLAY כשהיא לבדה לא תהא חלק מהזכויות הייחודיות שהסימנים מקנים. בדיקה כאמור יכולה להעלות מספר מסקנות: הראשונה, לפיה המילה כשלעצמה אינה כשרה לרישום; השניה, המילה כשלעצמה היא בעלת אופי מבחין אינהרנטי או שהיא יכולה לרכוש אופי מבחין אולם היא הפכה למקובלת במסחר או שראוי כי היא תשאר פתוחה למסחר; השלישית, המילה יכלה לרכוש אופי מבחין, אולם ניתוח השימוש שעושים בה הצדדים מראה על תום לב, ועל כך ששניהם יכולים להמשיך לעשות בה שימוש מבלי לגרוע זה מזכותו של זה; והרביעית - המילה רכשה אופי מבחין ותהא זו פגיעה במבקש זה או אחר אם לא תנתן לו זכות השימוש הייחודית במילה.

9.        רק במקרה בו תתברר המסקנה הרביעית כנכונה, שומה על הרשם לבחון ולשקול את מבחני העדיפות ולהכריע מי הוא זה אשר יוותר על סימנו, ומי יוכל ולהמשיך בהליכי רישום הסימן. באם תתבררנה המסקנות הראשונה או השניה כנכונות ירשמו סימני שני הצדדים מבלי שתהא לאיש מהם זכות בלעדית במילה PLAY ובאם יתברר כי המסקנה השלישית היא הנכונה ירשמו סימני שני הצדדים ולשניהם תנתן הזכות למנוע מאחרים את השימוש במילה PLAY. מהבחינה הטכנית, יש לשוב ולהזכיר כי אם יוכרע על המשך בחינתן של בקשות שני הצדדים הרי שבקשתה של דורקס לרישום המילה PLAY כשהיא לבדה, תוכל להיענות אך ורק במצב דברים כגון זה שבאפשרות השלישית.

10.    לאור האמור, ראש וראשונה יש לבדוק האם יכולים הסימנים להירשם יחדיו, או שמא יהא ברישומם לפגוע בצד מן הצדדים ובזכויות לגיטימיות שרכש, או בציבור הצרכנים אשר עשוי לטעות ולבלבל בין המוצרים. כאמור, אם יש ברישום המקביל כדי לפגוע במי מהצדדים יש לבדוק מי הוא זה העדיף, אולם כל עוד ניתן לרשום את שני הסימנים אין מקום לבדיקת שאלת העדיפות.

11.    משכך אין לי אלא לפנות ולבדוק מה דינה של PLAY ביחס לסחורות בהן עוסקים הצדדים. אכן, יפים דברי לייפסטיילז לפיהם, ככל שהדברים אמורים בקונדומים ובתכשירים הקשורים למין, אין המילה PLAY מילה שהיא דמיונית. מאידך צודקת גם דורקס באומרה כי לא מדובר במילה שהיא גנרית או אפילו תיאורית. מדובר במילה שהיא מרמזת, אולם עם זאת לא ניתן לקבוע במסמרות כי בקשה לרישומה של המילה, לו הייתה מונחת לפני בוחנת סימני המסחר כשהיא לעצמה, הייתה מתקבלת. מילה זו בהחלט ייתכן ויחשוב הרשם שבנוגע לטובין לגביהן היא נתבקשה - צריכה להישאר פתוחה למסחר. הכרעה בשאלה זו, יכולה להנתן על בסיס הכרת השוק כולו, דהיינו במישור האינהרנטי וביחס לכלל העוסקים והמנהגים שבשוק הרלבנטי, או באופן פרטני תוך בחינת השימוש הספציפי כפי שהוצג לרשם ביחס לשימוש בעניננו.

12.    השימוש במילה PLAY על ידי המבקשות נעשה באופן המכונה בעגת סימני המסחר 'שימוש משני' - 'secondary use'. שימוש מסוג זה נידון גם בהחלטה שניתנה על ידי ערכאת הערעור של OHIM, בעניין רישומה של סיפרה כסימן מסחר. הבקשה הייתה בקשתה של יצרנית המכוניות Caterham, שייצרה ומכרה מכוניות תחת שם זה ותחת השם לוטוס. החברה ביקשה לרשום כסימן מסחר את הסיפרה "7" (R 63/1999-3 Caterham Car Sales & Coachworks Ltd, מיום 22.6.99).

13.    שם נקבע כי סיפרה כשלעצמה עונה על הגדרת סימן, אולם בהיותה חלק מהשפה המסחרית הרי שאין לה אופי מבחין אינהרנטי, ויש להוכיח כי היא רכשה אופי מבחין באמצעות שימוש. לצורך כך יש לבדוק ראשית את המשמעות, והשימוש שעשויים להיות לה בתחום העיסוק הרלבנטי (סעיף 15 להחלטה):

"the examiner, in stating that the use of a single digit must be kept free in the trade, took into account the specific circumstances of the case (see Decision of 11March 1998 in Case R 4/1998-2 IX, paragraph 12), namely, the peculiarity of the trade mark applied for (a sufficiently large part of the relevant class of persons recognises the sign as a distinctive trademark at the time the application is filedsingle numeral) in the context of the relevant public (car users) and the industrial sector (the practice amongst car manufacturers). "