השופטת מ' נאור:
האם סימן מסחר שנרשם ביחס לצירוף האותיות NRG חוסם שימוש במילה Energy על ידי אחרים? זו השאלה שניצבת לפנינו בערעור זה.
העובדות
1. המערערת היא חברה ישראלית המייצרת תוסף שמן למנועים, וכהגדרתה - תכשיר לציפוי מנועים, מתכות ומכלולים (להלן: המוצר). בגין המוצר נרשם לטובת המערערת בשנת 1982 סימן מסחר הכולל את צירוף האותיות NRG עם חץ באות G ואיור של יד מאוגרפת יחד עם איור בוכנה (להלן: סימן המערערת). סימן המערערת כלל הודעת הסתלקות לפיה רישום הסימן "לא יתן זכות לשימוש ייחודי באותיות NRG אלא בהרכב הסימן" (להלן: הודעת ההסתלקות של המערערת). סימן המסחר נרשם ביחס לסוג 4 לתוספת הרביעית לתקנות סימני המסחר, 1940 (להלן: התקנות) שעניינו "שמנים ושומנים תעשייתיים; שמני סיכה; תרכובות סופגות אבק, תרכובות מלחלחות ותרכובות מקשרות; חמרי דלק (לרבות בנזין למנועים) ומאור; נרות ופתילות".
2. המשיבה היא חברה בינלאומית המייצרת שמן למנועים. בגין המוצר נרשם לטובת המשיבה סימן מסחר הכולל את המילים Havoline Energy לצד איור בוכנה כסופה (להלן: סימן המשיבה). סימן המשיבה כלל הודעת הסתלקות לפיה רישום הסימן "לא יתן זכות לשימוש ייחודי בדמות הבוכנה ובמילה ENERGY אלא בהרכב הסימן" (להלן: הודעת ההסתלקות של המשיבה).
טוב מראה עיניים ונביא כבר בתחילת הדברים את הסימנים.
זהו סימן המערערת:
וזהו סימן המשיבה:
ההליך בפני הפוסק בקניין רוחני
3. המערערת, שסימן המסחר שלה נרשם קודם לסימן המסחר של המשיבה, הגישה ללשכת רשם סימני המסחר בקשה למחיקת המילה Energy מסימן המשיבה. טענתה העיקרית היתה כי סימן המסחר שנרשם לטובתה "חוסם" שימוש במילה Energy במוצרים אחרים הנכללים בסוג 4 לתקנות, וזאת עקב הצליל המופק מצירוף האותיות NRG בסימן המסחר שלה. המערערת טענה כי קיימת גם הטעיה בפועל, הנובעת מאופי הרכישה של מוצרה כמוצר "מעבר לדלפק", קרי, שהוא נדרש בעל-פה על-ידי הצרכן באופן המדגיש את צליל הסימן. המשיבה, מנגד, התנגדה לבקשה בטענה כי המילה Energy היא מילה תיאורית ולכן צריכה להישאר "פתוחה" לשימוש לכל.
4. הפוסק בקנין רוחני מטעם רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, מר נח שלו שלומוביץ (להלן: הפוסק), דחה את בקשת המחיקה בקבעו כי המערערת אינה יכולה למנוע מצדדים שלישיים את השימוש במילה Energy. הפוסק קבע כי מדיניות רשם סימני המסחר היא שלא ליתן לאיש בלעדיות בשימוש במילה Energy. הפוסק הוסיף כי הוא מוצא "טעם רב" בטענת המשיבה לפיה המערערת הטעתה את רשם סימני המסחר כשלא ציינה בפניו את משמעותן של האותיות NRG, קרי, שלא גילתה את העובדה כי האותיות NRG נשמעות כשהן נהגות בדומה למילה אנרג'י. נוכח האמור קבע הפוסק כי נסיבות אלה מקימות "השתק" מפני טענה לבלעדיות במילה Energy. בהתייחס לטענת ההטעיה נקבע כי אין בדמיון בין הסימנים כדי להטעות שכן סימן המשיבה "לא מורכב מהמילה אנרג'י לבדה אלא מצמד המילים 'Havoline Energy'" וכי "הדמיון היחידי בין הסימנים נמצא דווקא בחלק הגנרי של הסימנים". הפוסק סיכם את החלטתו בקביעה כי "המילה ENERGY היא מילה המקובלת במסחר בשוק האנרגיה, וככזו צריכה להישאר פתוחה למסחר, לפיכך אין לאף גורם בשוק זכות ייחודית להשתמש בה".
טענות הצדדים
5. בערעור על החלטת הפוסק מבקשת המערערת כי נקבע שהמשיבה הפרה את סימן המסחר שלה וכי בידי המערערת זכות שימוש ייחודית במילה Energy. זכות זו, כך נטען, קמה מכח שתי טענות חלופיות. הטענה הראשונה מתבססת על נוסח הסימן הרשום לטובת המערערת. לטענת המערערת "הצליל המופק מן האותיות NRG שווה לצליל המופק מן המילה ENERGY: NRG=Energy" והמדובר ב"רעיון מבריק" שהגה מנהל המערערת לפני כעשרים וחמש שנה. לטענתה "הסימן NRG נרשם במכוון גם כדי ליתן ביטוי לצליל Energy" וכי "הוא זה שיוצר 'חסימה' ומניעה לשימוש במילה Energy ע"י המשיבה". המערערת הפנתה לסעיף 11 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 (להלן: הפקודה), המונה סוגי סימנים שאינם כשירים לרישום ושהמשותף להם הוא מבחן הדמיון המטעה. לטענתה המבחן המכריע להוכחת הטעייה בענייננו הינו מבחן הצליל, במיוחד כאשר מדובר במוצר הנמכר כטענתה "מעבר לדלפק". המערערת הדגישה, בהתייחס להחלטת הפוסק בעניין השתק נוכח הודעת ההסתלקות מטעמה, כי ההסתלקות היא "מהאותיות הלטיניותNRG ולא ממשמעות הצליל המופק מחיבור האותיות ברצף... כאשר רשמה המערערת את סימן המסחר היא היתה 'בתחילת דרכה' העסקית. כעבור שנים נוצר קשר הדוק בין המינוח הלטיני NRG והמילה ENERGY". לטענת המערערת גם מבחינה המראה הויזואלי ישנה הטעיה, נוכח העיצוב הגרפי בסימן המשיבה העושה שימוש באיור מנוע של בוכנה. יצוין כי טענה זו לא היתה טענה מרכזית והסעד שנתבקש עניינו במילה Energy ולא בבוכנה.
הטענה השניה מתבססת על דוקטרינת "סימן מסחר מוכר היטב" כהגדרתו בסעיף 1 לפקודה ועל סעיף 11(13) לפקודה, הקובע כי "סימן שהוא זהה או דומה עד כדי להטעות לסימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן רשום" אינו כשר לרישום. לטענת המערערת דוקטרינה זו חלה על סימנה, שכן הסימן המסחרי NRG "מוכר עד כדי כך שהציבור מכנה את המערערת בשם 'אנרג'י'" וכי הדבר "מצביע על היכרותו של ציבור הצרכנים עם סימנה והיותו בגדר [סימן מסחר] מוכר היטב". המערערת הגישה בעניין זה תצהיר מטעם מנהלה בו נטען כי השקיעה מאמצים ופרסום רב בכדי להקנות למוצר שלה מוניטין וכי הוא צבר קהל לקוחות קבוע (נספח ה להודעת הערעור).
נוכח זכות השימוש היחודית הנטענת כאמור, בהתבסס על הטענות החלופיות לעיל, סבורה המערערת כי סימן המשיבה מפר את הסימן שרשמה היא קודם לכן באופן המקים עילת ביטול סימן המשיבה ולמצער מחיקת המילה Energy ממנו, לצד עילות אזרחיות נוספות כגון הטעיה, גניבת עין ועשיית עושר ולא במשפט.
6. המשיבה, מנגד, סומכת ידיה על החלטת הפוסק. לטענת המשיבה, המערערת אינה זכאית לזכות שימוש ייחודית במילה Energy. ביחס לטענת הצליל, נטען כי זוהי מילה תיאורית שלא ניתן "להפקיעה" לטובת אחד מן ה"שחקנים" בשוק. ביחס לטענת "סימן מסחר מוכר היטב" נטען כי המערערת לא ציינה מהם היקפי המכירות של המוצר ולא הביאה די ראיות להוכיח כי ציבור הצרכנים אכן מזהה את המילה Energy עם המוצר.
דיון
7. בדיקת טענה בדבר הפרת סימן מסחר מכוונת לקיומו של דמיון מטעה בין הסימנים עצמם על פי המבחן המשולש: מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות, ומבחן יתר נסיבות הענין (רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, פ"ד נז(2) 438, פסקאות 12-13 לפסק דינו של השופט גרוניס (2003) (להלן: ענין טעם טבע)).
המערערת נסמכת, כמעט לחלוטין, על מבחן הצליל. מבחן הצליל בוחן האם שני הסימנים כפי שיהגו אותם קרובים זה לזה באופן בו הם נשמעים ("דמיון אקוסטי", ראו: עמיר פרידמן סימני מסחר דין, פסיקה ומשפט משווה כרך ראשון 385 (מהדורה שלישית, 2010) (להלן: פרידמן)). הפוסק לא שלל את טענת המערערת כי בענייננו מדובר במוצר הנמכר "מעבר לדלפק", אשר כדי לקבלו יש צורך להיעזר במוכר בתחנת התדלוק (פסקה 54 להחלטת הפוסק). כך מוכנה גם אני להניח כי אכן מדובר בפנינו במוצר הנמכר "מעבר לדלפק". ביחס למוצר מסוג זה נפסק כי הצורך לבטא את סימן המסחר בעל פה מגביר את המשקל שיש ליתן לדמיון בצליל (ענין טעם טבע, פסקה 12) וכי בנסיבות מסוימות מדובר אף במבחן העיקרי אף אם לא הבלעדי (ראו: פרידמן, 374-376, 386; ענין טעם טבע, פסקאות 18-19); ראו גם דבריי, בדעת מיעוט, ב-ע"א 6316/03 אילן זגגות רכב בע"מ נ' ברוך ובניו זגגות רכב בע"מ, פסקה 27 לפסק דיני (לא פורסם, 1.8.2007) (להלן: ענין אילן זגגות רכב)). כך הוא למשל, מצב שבו הביטוי היחיד של השוני בין המוצרים הוא הכתב שעליהם, כאשר קהל הקונים של המוצר אינו יודע קרוא וכתוב (דוגמא הנזכרת ב-ע"א 5689/94 ורגוס בע"מ נ' נגה הנדסה בע"מ, פ"ד נב(1) 521, פסקה 11 לפסק דינו של השופט טירקל (1998) (להלן: ענין ורגוס)). כך הוא גם, למשל, מצב שבו דוברי שפה מסוימת הוגים שני סימנים שונים באופן דומה עד זהה (כגון דוברי גרמנית ביחס למילים Fox's ו-Fuchs, דוגמא הנזכרת אצל Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names (Fourteenth Ed., 2005) p. 601). אף שדוגמאות אלה אינן מתקיימות בענייננו, השליכה המערערת את יהבה על קו טיעון זה, ואף ציינה כאמור כי הסימן NRG נרשם במכוון כדי לתת את הצליל "אנרג'י". לדבריה היה זה "רעיון מבריק" המונע מצדדים שלישיים להשתמש במילה Energy. האמנם?