כשרות צורה תלת ממדית של מוצר לשמש כסימן מסחר

השופט א' גרוניס:

1.        לפנינו ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב מיום 19.11.03 (כב' השופט י' זפט), במסגרתו נדחתה תובענה שהגישו המערערות נגד המשיבות בעוולות של הפרת סימן מסחר רשום ועשיית עושר ולא במשפט.

הרקע העובדתי והכרעת בית משפט קמא

2.        המערערת 1 (להלן - אוגוסט), חברה המאוגדת בגרמניה, הינה יצרנית של דברי מתיקה ובכלל זה ממתק שוקולד קרמל המשווק בארץ מאז שנת 1996 תחת השם "TOFIFEE". מדובר בממתק העשוי שוקולד וקרמל, שצורתו מזכירה חצי כדור, מעין בלוט (ממתק זה יכונה להלן - ממתק טופיפי). ביום 15.4.03 הגישה המערערת 1 בקשה לרישום סימן מסחר - הכולל תצלום של שלוש יחידות של ממתק טופיפי משלוש זוויות שונות - במסגרת פנקס סימני המסחר (להלן - הפנקס). ביום 2.10.03 נרשם סימן המסחר בפנקס (סימן מס' 163894), וזאת ביחס לטובין הבאים: "ממתקים, מסטיקים לא עבור מטרות רפואיות, שוקולד, מוצרי שוקולד, פרלינים, מאפים, כל הסחורות לעיל מיוצרות גם עם יין ואלכוהול; הנכללים כולם בסוג 30" (הכוונה היא לסוגי הטובין הנזכרים בגדר התוספת הרביעית לתקנות סימני המסחר, 1940 (להלן - התקנות)). המערערת 2 נרשמה בפנקס כבעלת רשות לשימוש בסימן המסחר (למען הנוחות, יכונה בהמשך הדברים סימן המסחר הנזכר - סימן המערערות או הסימן).  המשיבה 1 (להלן - אלפא) הינה חברה העוסקת בייבוא ממתקים ובשיווקם. המשיבה 2 (להלן - מוסאיוף) הינה מנכ"לית אלפא ובעלת מניות בה. אלפא מייבאת לישראל ומשווקת בה ממתק שוקולד קרמל, אשר צורתו התלת ממדית דומה לצורתו של ממתק טופיפי. ממתק זה משווק באריזה, עליה מופיע השם "CHOCODAN'S" (להלן - ממתק שוקודנס). ביום 21.10.03 הגישו המערערות לבית המשפט המחוזי בתל אביב תובענה נגד המשיבות. במסגרת התובענה נטען, כי שיווקו של ממתק בעל צורה דומה לממתק טופיפי על ידי אלפא מהווה הפרה של סימנן של המערערות. עוד נטען, כי האריזה שבה משווק ממתק שוקודנס מפרה אף היא את סימן המערערות. המערערות הוסיפו וטענו, כי במעשים האמורים של המשיבות יש משום עשיית עושר ולא במשפט. במסגרת התובענה עתרו המערערות, בין היתר, למתן צו מניעה קבוע האוסר על המשיבות לייבא ולשווק את ממתק שוקודנס או ממתק אחר בעל צורה זהה לסימן המערערות. כן ביקשו המערערות, כי ייפסק לטובתן פיצוי כספי. ביום הגשת התובענה, הגישו המערערות אף בקשה למתן סעד זמני. במסגרת הדיון בבקשה לסעד זמני, הציע בית משפט קמא לבעלי הדין כי החלטתו בבקשה תהווה אף פסק דין בתובענה העיקרית. משנענו בעלי הדין להצעה האמורה, נתן בית המשפט המחוזי, ביום 19.11.03, פסק דין הדוחה את התובענה.

3.        בפסק הדין דחה בית המשפט המחוזי את טענתן של המערערות לפיה סימן המסחר שלהן הינו סימן תלת ממדי המורכב מצורתו של ממתק טופיפי. תחת זאת נקבע, שסימן המערערות הינו סימן דו ממדי אשר אינו מגן על צורתו של ממתק טופיפי כי אם על הצורה הגרפית כפי שהיא מוצגת בנסח הרישום. עוד נפסק, כי הגם שפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן - הפקודה), מאפשרת רישומם של סימני מסחר תלת ממדיים, הרי שצורתו של המוצר עצמו אינה כשרה להירשם כסימן מסחר. לאור האמור קבעה הערכאה הדיונית, כי עצם השיווק של ממתק הדומה בצורתו לצורת הממתק המופיעה במסגרת סימן המערערות, אינו בא בגדר הפרה של סימן המסחר. בית המשפט המחוזי המשיך והשווה את אריזתו של ממתק שוקודנס לזו של ממתק טופיפי, והגיע לכלל מסקנה כי אריזת שוקודנס אינה מעוררת חשש להטעיה. משכך, אין בה משום הפרה של סימן המערערות. מכאן הערעור שלפנינו.                     

תמצית טענות הצדדים והסוגיות הטעונות הכרעה

4.        במסגרת הערעור שלפנינו טוענות המערערות, כי סימן המסחר שלהן הינו סימן תלת ממדי המורכב מצורתו של ממתק טופיפי. בהקשר זה משיגות הן על קביעתו של בית משפט קמא, לפיה צורתו התלת ממדית של מוצר אינה כשרה לשמש כסימן מסחר. על בסיס הטענה הנזכרת, גורסות המערערות כי צורתו של ממתק שוקודנס - הדומה לזו של סימן המסחר - מפרה את הסימן. אף בהצגת הצורה נשוא סימן המסחר על גבי אריזתו של ממתק שוקודנס יש משום הפרה של הסימן, כך לטענת המערערות. עוד מוסיפות הן, כי גם אם ייקבע שסימן המסחר הינו סימן דו ממדי, הרי שאין בכך כדי לשנות מן המסקנה כי צורתו התלת ממדית של ממתק שוקודנס מפרה את הסימן. לעומתן טוענות המשיבות, כי סימן המערערות הינו סימן דו ממדי, וכי אין בשיווקו של ממתק שוקודנס כדי להפר את הסימן. המשיבות סומכות ידיהן על מסקנתה של הערכאה דלמטה, לפיה צורתו התלת ממדית של מוצר כלל אינה כשירה לשמש כסימן מסחר. נתייחס תחילה לסוגית אופיו של סימן המערערות ולהשפעתה של סוגיה זו על ענייננו. לאחר מכן נעבור לדון בשאלה האם צורתו התלת ממדית של מוצר כשירה להירשם כסימן מסחר ביחס לטובין מאותו הגדר של המוצר עצמו. 

אופיו של סימן המערערות

5.        סעיף 1 לפקודה כולל, בין היתר, הגדרות של המונחים "סימן" ו"סימן מסחר":

" 'סימן' - אותיות, ספרות, מלים, דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה, בשני ממדים או בשלושה;

'סימן מסחר' - סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לענין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם;"

כאמור, סימנן של המערערות כפי שהוא מופיע בפנקס מורכב מתצלום שלוש יחידות של ממתק טופיפי משלוש זוויות שונות. הערכאה הדיונית הגיעה לכלל מסקנה, כי הסימן הינו דו ממדי וכי הוא מגן אך על הצורה הגרפית המוצגת בנסח הרישום. זאת, בין היתר, מאחר שאין הפנקס כולל התייחסות כלשהי להיותו של הסימן תלת ממדי ולמוצרים אליהם מתייחס הסימן. אין בידי להסכים עם קביעה זו. תקנה 15(1) לתקנות מתייחסת לאופן שבו יש להציג את סימן המסחר במסגרת בקשה לרישום סימן מסחר:

"15. (1) כל בקשה לרישום סימן מסחרי צריכה להכיל את ציור הסימן המסחרי...ואם היה הסימן תלת-ממדי יצורפו לבקשה ציור או תמונת דמות הסימן באופן שיהא ניתן להבחין בדמותו מכל צדדיו..."

עינינו הרואות, כי לעניין רישומו של סימן מסחר תלת ממדי דורשות התקנות ציור או תמונה של דמות הסימן, כך שניתן יהיה להבחין בסימן מכל צדדיו. התצלום המופיע בגדר סימן המערערות עונה בבירור על דרישה זו. התקנות אינן כוללות כל דרישה שעניינה רישום הערה כתובה בדבר היותו של סימן המסחר תלת ממדי. העובדה כי בנסח הרישום של סימן המערערות לא צוין שמדובר בסימן תלת ממדי אינה מובילה, אם כן, לכלל מסקנה כי הסימן אינו כזה. נעיר, כי על אף היעדרה של דרישה לגבי ציון היותו של הסימן תלת ממדי, הרי כעניין של מדיניות ראוי כי רשם סימני המסחר (להלן - הרשם) יקפיד על רישום כאמור. בכך יהיה כדי להגביר את הוודאות לעניין מהותו של הסימן ולצמצם מחלוקות בסוגיה זו. ואכן, בחוזר שהוציא הרשם בחודש אוגוסט 2004 (לאחר הגשת הערעור שלפנינו) בעניין בקשות לרישומם של סימנים תלת ממדיים, נקבע כי רישומו של סימן כאמור מותנה בהוספת הודעה המבהירה כי הסימן הינו תלת ממדי (חוזר רשם מס' מ.נ. 28 מיום 17.8.04 (להלן - חוזר הרשם)).

6.        בניגוד לקביעתה של הערכאה הדיונית, הרי שבמסגרת נסח הרישום של סימן המסחר צוין במפורש סוג הטובין אשר לגביו נרשם הסימן. טובין אלו כוללים, בין היתר, ממתקים, שוקולד, מוצרי שוקולד ופרלינים. אכן, ניתן עקרונית לטעון כי בדומה למרבית סימני המסחר הרשומים בפנקס, אף סימן המערערות הינו סימן דו ממדי. עם זאת, לאור העובדה שהסימן מורכב מתצלום סתמי של שלוש יחידות ממתק טופיפי משלוש זוויות שונות, ומשנרשם הוא ביחס לטובין מאותו סוג של ממתק טופיפי, דומה כי המסקנה המסתברת הינה כי סימן המערערות נרשם כסימן תלת ממדי המתייחס לצורתו (התלת ממדית) של ממתק טופיפי. נוסיף עם זאת, כי אף לו היינו מגיעים לכלל מסקנה שסימן המערערות הינו סימן דו ממדי המורכב מהצגה גרפית של ממתק טופיפי, לא היה בכך כדי להוביל בהכרח לדחיית הטענה לפיה צורתו של ממתק שוקודנס מפרה את סימן המערערות. אפשר, שבנסיבות מסוימות ייקבע כי סימן מסחר דו ממדי מופר על ידי שימוש תלת ממדי בצורה המוצגת בסימן (ראו, א' ח' זליגסון, דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם (1972), עמ' 7 והאסמכתא הנזכרת שם וכן השוו, A. Folliard-Monguiral & D. Rogers, The Protection of Shapes by the Community Trade Mark [2003] E.I.P.R. 169, 178-179 (להלן - רוג'רס); עוד השוו, סעיפים 12(2) ו-12(3) לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 (החוק טרם נכנס לתוקפו)). יוער במאמר מוסגר, כי הדיון בהמשך ביחס לכשרות צורה תלת ממדית של מוצר להירשם כסימן מסחר, עשוי להשליך אף על סוגיה אחרונה זו. ככל שייקבע שצורה תלת ממדית של מוצר אינה כשרה לשמש כסימן מסחר, בין בכלל ובין בתנאים מסוימים, הרי ברי שלא ניתן יהיה לזכות בהגנה ביחס לצורה התלת ממדית אף באמצעות רישומו של סימן דו ממדי המורכב מהצגה גרפית של צורת המוצר. יתרה מכך, אפשר שאותן מגבלות העוסקות ברישום סימן תלת ממדי ביחס לצורתו של מוצר, חלות אף ביחס לרישומו של סימן דו ממדי המורכב מהצגה גרפית של צורת המוצר (לתמיכה בעמדה זו במסגרת הדין באיחוד האירופי, ראו פיסקאות 21-20 להלן).

7.        הגענו אם כן לכלל מסקנה, כי סימן המערערות נרשם כסימן מסחר תלת ממדי, המתייחס לצורתו של ממתק טופיפי. בכך קבלנו, למעשה, את עמדתן של המערערות בעניין זה. אין מניעה כי במסגרת תובענה בעילה של הפרת סימן מסחר יעלה הנתבע טענה בדבר היעדר תוקפו של הסימן, בשל היותו בלתי כשר לרישום. עם זאת, לאור סעיף 64 לפקודה הקובע כי רישומו של סימן מסחר מהווה ראיה לכאורה לתוקפו של הרישום, יוטל נטל השכנוע ביחס לטענה זו על הנתבע (ראו, ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1) 873 (להלן - פרשת טוטו), 887 (2004)). במסגרת הערעור שלפנינו טוענות המשיבות כי סימן המערערות לא היה כשר לרישום, בהיותו מורכב מצורתו התלת ממדית של ממתק טופיפי. ממילא, כך לגישתן, אין תוקף לרישומו של הסימן. טענה זו מעוררת סוגיה משפטית בעלת אופי כללי: האם צורתו התלת ממדית של מוצר מסוים כשרה להירשם כסימן מסחר ביחס לטובין מאותו הגדר של המוצר עצמו. נפנה עתה לדיון בסוגיה זו.

צורתו התלת ממדית של מוצר כסימן מסחר - הצגת הסוגיה

8.        מטרתם המסורתית של סימני מסחר הינה לשמש לזיהוי מקורם של הטובין באופן שציבור הצרכנים, בראותו את הסימן, יקשר אותו עם מקור מסוים. כיום מקובל לומר, כי אין צורך שהסימן יסמל עבור הצרכן את זהותו המדויקת של מקור הטובין, אלא די בכך שיהיה בו כדי לקשר בין כל המוצרים הנושאים את הסימן באופן שהצרכנים ידעו שמקורם של מוצרים אלו הינו זהה (בג"ץ 296/85 סיאה סיאק האו (אנתוני) נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מ(4) 770, 777). סימן המסחר מאפשר לבעליו לבדל את מוצריו ממוצריהם של מתחריו, ובכך להגן על המוניטין שלו ולמנוע הטעיה של צרכנים ביחס למקור הטובין. כן מקל סימן המסחר על הצרכנים להתמצא בשוק הרלוונטי ולאתר בקלות רבה יותר את המוצר המסוים שברצונם לרכוש. לשם השגת מטרות אלה, מעניקה הפקודה לבעלים של סימן המסחר בלעדיות על השימוש בסימן ביחס לאותם טובין שלגביהם הוא נרשם (סעיף 46 לפקודה). במלים אחרות, סימן המסחר מופקע, בהקשרו המסחרי, מנחלת הכלל (פרשת טוטו, עמ' 888). מתפקידו של סימן המסחר כאמצעי לזיהוי ולבידול נגזר התנאי, לפיו על מנת להיות כשר לרישום נדרש הסימן להיות בעל יכולת אבחנה (הידועה כ"אופי מבחין") בין הטובין של בעל הסימן לאלה של אחרים. בהקשר זה יש להזכיר שתי אפשרויות שונות: ראשית, יכול שהסימן יהיה בעל אופי מבחין מעצם טבעו, היינו - בעל אופי מבחין אינהרנטי. כך למשל, סימנים המורכבים ממילים שהינן פרי דמיון והמצאה, נחשבים בדרך כלל לבעלי אופי מבחין אינהרנטי. שנית, אף אם הסימן אינו בעל אופי מבחין אינהרנטי, אפשר שבעקבות השימוש בו רכש הסימן משמעות משנית באופן שציבור הצרכנים מקשר בינו לבין טובין ממקור מסוים. במקרה כזה יש לומר כי הסימן רכש אופי מבחין למעשה, כלומר - הסימן הינו בעל אופי מבחין נרכש (לעניין דרישת האופי המבחין ראו סעיף 8 לפקודה; באשר לחלוקה המקובלת של שמות לעניין אופיים המבחין, ראו ע"א 5972/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ - עיתון "משפחה" נ' אס.בי.סי. פרסום, שיווק ומכירות בע"מ - עיתון "משפחה טובה", פ"ד נה(3) 933 (2001), עמ' 946-943 וכן עמיר פרידמן, סימני מסחר - דין, פסיקה ומשפט משווה (מהדורה שנייה, 2005), עמ' 152-121 (להלן - פרידמן)). נוסיף עוד, כי תקופת תוקפו של סימן מסחר עומדת כיום על עשר שנים מיום הגשת הבקשה לרישום, אולם הרשם רשאי להאריך את הרישום לתקופות נוספות (סעיפים 35-31 לפקודה). יוער במאמר מוסגר, כי בהתקיים תנאים מסוימים מעניקה הפקודה הגנה אף ביחס לסימנים שאינם רשומים (ראו הגדרת המונח "סימן מסחר מוכר היטב" שבסעיף 1 לפקודה).

9.        הגדרת התיבה "סימן" שבסעיף 1 לפקודה (פיסקה 5 לעיל) הינה הגדרה רחבה הכוללת בתוכה, בין היתר, אף דמויות ואותות תלת ממדיים. משמע, אין מניעה עקרונית לרישומם של סימנים תלת ממדיים, בהנחה שעונים הם על תנאי הרישום הקבועים בפקודה. אכן, באותם מקרים בהם יש ביכולתם של סימנים תלת ממדיים  לסמל את המוצר ולבדלו מבחינת זיהוי המקור, הרי שממלאים הם את התפקיד הקלאסי של סימן מסחר. מבחינה זו ראויים הם לכאורה להירשם כסימן מסחר, בדומה לסימנים מסוגים אחרים. ניתן להעלות על הדעת סוגים שונים של סימנים תלת ממדיים (לעניין זה ראו,S. Asschenfeldt, Protection of Shapes as Trademarks, IIP Bulletin 2003 (מצוי באתר האינטרנט של ה- Institute of Intellectual Property (IIP):   http://www.iip.or.jp/e/summary/pdf/detail2002/e14_14.pdf)). כך, עשויים להיות סימנים שהינם ביטוי תלת ממדי של אות או של צורה מסוימת, ואשר הינם נפרדים לחלוטין מהמוצר עצמו. סוג נוסף ודומה של סימנים תלת ממדיים הינו של סימנים אשר אינם חלק מצורתו האינהרנטית של המוצר, אך מהווים תוספת חיצונית לצורה זו. אחת הדוגמאות המקובלות בהקשר זה הינם הגופים התלת ממדיים המתנוססים על גבי מכסי המנוע של כלי רכב, ואשר משמשים לזיהוי תוצרתם. סימן המערערות, לעומת זאת, משתייך לסוג שונה של סימנים תלת ממדיים. הכוונה היא לסימנים המורכבים מצורתם התלת ממדית של מוצרים. רובם ככולם של סימנים אלה נרשמים, מטבע הדברים, ביחס לטובין מאותו הגדר אליו משתייך המוצר עצמו. בהקשר זה מקובל לערוך הבחנה בין סימנים המורכבים מצורת המוצר עצמו, לבין סימנים המורכבים מצורתה של אריזת המוצר. סימן המערערות משתייך, כמובן, לקטגוריה הראשונה מבין השתיים. בגדר הקטגוריה השנייה, שעניינה צורת האריזה, ניתן למנות סימנים המורכבים מצורותיהם של בקבוקים ומיכלים אחרים המכילים מוצרים נוזליים. דוגמה מפורסמת לבקבוק אשר מקובל לומר שצורתו משמשת לזיהוי הינה הבקבוק המשווק על ידי חברת קוקה-קולה. עוד נחזור לדוגמא זו בהמשך (לעתים נעשה שימוש בביטוי "חוזי" (get-up) על מנת לתאר את החזות החיצונית של הטובין, כפי שציבור הצרכנים צפוי לראותה טרם הרכישה. כאשר הטובין נמכרים באריזה מורכב החוזי מהאריזה בכללותה (get-up of packaging), ואילו כאשר הטובין נמכרים ללא אריזה מורכב הוא מצורת המוצר עצמה (get-up which involves the appearance of the goods themselves)). נוסיף עוד, כי סימן עשוי להיות מורכב אף מצירוף של צורה תלת ממדית עם מילה, ספרה או ביטוי דו ממדי אחר כלשהו. מכל מקום, ראוי להדגיש כי דיוננו במסגרת ההליך דנא מתמקד בשאלת כשרותו של סוג אחד בלבד מתוך מספר סוגים אפשריים של סימנים תלת ממדיים - סימן תלת ממדי המורכב מצורת המוצר עצמו והמתייחס לטובין מאותו הגדר אליו משתייך המוצר (בשונה מסימן תלת ממדי המורכב מצורתה של אריזת המוצר).