ה.א.ב. טריידינג בע"מ נ' ידיעות אינטרנט

לפני ערעור על החלטת הפוסקת בקניין רוחני (כב' הפוסקת י' שושני-כספי) שנעתרה (ביום 7.12.16) לבקשת ידיעות אינטרנט לרשום סימן מסחר כמבוקש על ידה. האם היה מקום להיעתר לבקשה זו? זו השאלה בה יש לדון.

רקע

1. חברת ה.א.ב. טריידינג בע"מ (להלן: המערערת) מפעילה מאז שנת 1993 רשת חנויות למכירה קמעונאית תחת סימן המסחר BIG DEAL. הסימן מתנוסס על שלטי החנויות ובתוכן, ומופיע גם באמצעי פרסום שונים, שהיא עושה בהם שימוש.

והנה, ידיעות אינטרנט (להלן: המשיבה), מפעילת האתר המכוון Ynet, רכשה את אתר האינטרנט BigDeal.co.il. על-פי המשיבה פעילות האתר כוללת משלוח מידע בתחומים צרכניים, והוא מספק קופונים, הנחות ושוברים ללקוחותיו בתחומי צריכה שונים. בהינתן תשתית הפעילות הזו המשיבה הגישה (ביום 3.11.11) בקשה לרישום סימן מסחר מס' 234885 (סימן שירות), שנראה כך:

הבקשה קובלה לרישום ביום 19.5.13, תחת סוג 35 עבור "קידום מוצרים של אחרים, דהיינו, אספקת קופונים, הנחות ושוברים למוצרים של אחרים; הנכללים בסוג 35" (ראו נספח 1 לתיק המוצגים מטעם המערערת (להלן: תיק המוצגים)).

2. המערערת התנגדה (ביום 14.8.13) לבקשה. היא טענה כי היא בעלת סימן מסחר מס' 131862 BIG DEAL (לא מעוצב) הרשום בסוג 35 עבור "חנות למכירת צעצועים, כלי מטבח, כלים חד פעמיים, כלי בית, ביגוד לילדים ספרים וספרי ציוד; הנכללת בסוג 35" וזאת החל מיום 2.9.03. על רקע זה, טענה, יש לדחות את בקשת המשיבה לרישום, שכן היא עומדת בניגוד לדין (ראו נספח 2 לתיק המוצגים). לשיטתה, היא בעלת המוניטין בסימן, וסימן המסחר שלה מוכר היטב. הציבור הרחב מזהה שירותים של מכירת טובין, קידום מכירה של טובין ואספקת קופונים הנחות ושוברים עם סימנה ועם שירותיה; הסימן שרישומו מבוקש דומה עד כדי הטעיה לסימן המערערת, והשימוש בו עלול להטעות את ציבור הצרכנים לסבור כי יש קשר כלשהו בין המערערת או שירותיה לבין השירותים שיינתנו תחת סימן המשיבה. לטענתה, היא כבר נתקלה בטעויות צרכניות, בהן צרכנים זיהו את המערערת כמי שסיפקה להם שירותים, בעוד שהמשיבה היא שעשתה כן. עוד נטען שהבקשה לרישום מטעם המשיבה הוגשה בחוסר תום לב, בין היתר, משום שבבקשתה טענה המשיבה שלמערערת חנות אחת ויחידה בירושלים, בעוד שפועלות תחת שמה וסימנה המסחרי חנויות בפריסה ארצית.

3. המשיבה הגישה הודעה שכנגד מטעמה (נספח 3 לתיק המוצגים). היא הצביעה על השיהוי שהתנגדות המערערת לוקה בו. המשיבה השקיעה משאבים רבים באתר המקוון, שעלה למרחבי המרשתת בשנת 2010. כשהחלה להפעיל אותו, היא לא הייתה מודעת לסימן המסחר של המערערת. ביום 3.1.11 היא הגישה בקשה לרישום סימן המסחר, וביום 1.11.11 הסב רשם סימני המסחר את תשומת ליבה לקיומו של סימן המסחר של המערערת. הוא הציע למשיבה לפנות למערערת לקבל הסכמתה לרישום סימן המסחר המבוקש, והמשיבה עשתה כן ביום 4.3.13, אך המערערת בחרה שלא להגיב, ורק באוגוסט 2013 פנתה למשיבה והביעה התנגדותה לשימוש בסימן המסחר. לגופם של דברים טענה המשיבה שאין להתיר למערערת לנכס לעצמה את הביטוי Big Deal, במיוחד לאור העובדה שמדובר בביטוי נפוץ בארץ ובעולם. המשיבה ציינה שאין היא מעוניינת להיבנות מהמוניטין של המערערת, והיא מעוניינת לבדל עצמה ממנה. אין היא פועלת בחוסר תום לב או בתחרות בלתי הוגנת. פרטת הסחורות והשירותים, שסימן המסחר של המערערת חל עליהם, שונה מזה של המשיבה, וכך גם קהל הצרכנים הוא שונה, ואין כל מניעה בדין לרשום את סימן המסחר שלה כמבוקש.

החלטת הפוסקת בקניין רוחני

4. הפוסקת בקניין רוחני (כב' הפוסקת י' שושני-כספי) נדרשה למחלוקת שבין הצדדים. במסגרת הדיון היא שמעה את העדים שהביאו, ושנחקרו בפניה על התצהירים שהגישו. הדיון היה מקיף ומעמיק, ודי אם אציין שתיק המוצגים, שהוגש לעיוני במסגרת ערעור זה, אוחז למעלה מ-1,000 עמודים.

לאחר שהפוסקת בחנה את מכלול החומר שבפניה היא ציינה כי הסימן הרשום של המערערת אינו בגדר "סימן מסחר מוכר היטב", כמובנו בסעיף 1 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: הפקודה). על-כן לא חל האיסור שבפקודה על רישום סימן אחר הדומה לו. היא קבעה כי לא הוכח שהשם BIG DEAL הפך למוכר היטב ומזוהה עם המערערת או עם השירות המוענק על ידה בחנויותיה. המערערת החליפה מספר רב של פעמים את עיצוב סימן המסחר שלה, והשימוש בו לא היה עקבי ואחיד (עמ' 8-7 להחלטה).

הפוסקת הוסיפה ובחנה האם אין לרשום את סימן המסחר של המשיבה משום שהוא דומה לסימן רשום באופן העלול להטעות. היא ביצעה השוואה בין שני סימני המסחר – הסימן המבוקש על-ידי המשיבה (מימין למטה) והסימן הרשום שאינו מעוצב, הרשום על שם המערערת (משמאל למטה).

כשהשוותה בין השניים הגיעה למסקנה כי במבחן המראה קיים הבדל ניכר ביניהם, ובנסיבות העניין יש לייחס משקל נמוך לעובדה ששני הסימנים חולקים את צירוף המילים "ביג-דיל". אכן, קיימת חפיפה בקהל היעד של המערערת ושל המשיבה, אך עדיין קיים שוני מובהק בין השירות אותו מספקת המשיבה לזה שמסופק על-ידי המערערת. המערערת משווקת בחנויות שלה את המוצרים עצמם, ואילו המשיבה משווקת זכות לקנות מוצרים בתחומי התיירות, עדשות ואופטיקה, מוצרי רכב, בריאות וספורט. גם אופי השיווק הוא שונה. המערערת משווקת את מוצריה באופן פיזי בחנויות שהיא מפעילה, ואילו המשיבה פועלת באינטרנט. על כן אין המדובר ב"טובין מאותו הגדר" כמובנם בפקודה. בנוסף, הוסיפה הפוסקת, כי גם על פי מבחן ההיגיון והשכל הישר אין חשש לדמיון העלול להטעות. הכול מזהים את הסימן המסחרי Ynet, וברור שהסימן המבוקש קשור אליו, לכן הצרכן הממוצע יבין כי הוא הגיע לאתר הקשור ל- Ynet ולא למערערת. "לא קיימת ולא יכולה להיות קיימת זיקה תודעתית בין סימנה הרשום של [המערערת] לסימן המבוקש" (עמ' 11 להחלטה). הפוסקת מצאה כי הסקר שערכה המשיבה בציבור הרחב העלה שהסימן המבוקש על-ידי המשיבה רכש אופי מבחין בהתאם לפקודה, בקשר עם ממכר מקוון של קופונים ומכירות. "דבר זה מפחית עד מאד את החשש לבלבול עם סימן ה[מערערת]" (עמ' 13 להחלטה), שכאמור אינה פועלת באינטרנט. עוד נקבע כי נסיבות בחירת הסימן המבוקש על-ידי המשיבה לא היו נגועות בחוסר תום לב. הפוסקת גם דחתה את טענת המערערת כי בפועל אכן קיים בלבול בקרב הציבור. לבסוף, דחתה את הטענה כי טעמים שבתקנת הציבור צריכים למנוע את הרישום.

בסופו של יום קבעה הפוסקת ש"הסימנים המבוקשים כשירים לרישום לאור הוראות הפקודה והדין. לפיכך, אני דוחה את ההתנגדות [של המערערת] ומורה על רישום הסימן המבוקש בפנקס סימני המסחר" (עמ' 15 להחלטה). עוד הטילה על המערערת לשלם למשיבה הוצאות בסך 17,000 ₪ (לא כולל מע"מ). הסימן נרשם בפנקס סימני המסחר ביום 11.12.16.

5. על החלטה זו הוגש הערעור שלפני.

עיקר טענות הצדדים