לא ניתן לרשום סימן תלת מימדי שאינו בעל אופי מבחין אינהרנטי או נרכש

השופט ע' פוגלמן:

מבוא

1.        חברת "עין גדי קוסמטיקס בע"מ" (להלן: "המערערת") היא חברה הרשומה בישראל ועוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מזכרות, מוצרי קוסמטיקה, בשמים וחפצי נוי המיועדים לשיווק בקרב צליינים המגיעים לישראל. ביום 6.1.2004 הגישה המערערת שלוש בקשות לרישום סימני מסחר. בשתיים מהן ביקשה לרשום כסימן מסחר אריזות תלת-ממדיות מעוצבות, ובבקשה השלישית ביקשה לרשום כסימן מסחר את צורתו של מוצר ששווק על ידה. מחלקת סימני המסחר דחתה את הבקשות שהגישה המערערת. בהמשך, נדחה גם ערר על החלטה זו שהגישה המערערת לרשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר (להלן:"הרשם"). מכאן הערעור שלפנינו. נפנה, בראשית הדברים, לתיאור הרקע לערעור ולעיקרי החלטת הרשם.

הרקע לערעור ועיקרי החלטת הרשם

2.        כאמור לעיל, הגישה המערערת שלוש בקשות לרישום סימני מסחר. בגדרה של בקשה 169447 (להלן:"הבקשה הראשונה"), נתבקש רישומו של סימן מסחר לגבי "בשמים ומוצרי קוסמטיקה" על אריזה תלת-ממדית שצורתה מלבנית ועליה מתנוססת, בעברית ובאנגלית, הכתובת "ניחוחות התנ"ך". בחזית האריזה שלושה פתחים דמויי חלונות מקומרים, ובהם בקבוקי בושם המכילים בשמי נרד, לבונה ומור. סימן המסחר המבוקש התייחס, על פי נוסחה של הבקשה, "לאריזה התלת-ממדית עצמה ולא רק לתצלום" ולא הוגבל "לתכולה מסוימת או לבקבוקים הנראים בתוך האריזה, או לצבע, או לקישוט, או לכיתוב מסוים המופיעים על פניה". בגדרה של בקשה 169449 (להלן:"הבקשה השנייה") נתבקש רישומו של סימן מסחר לגבי "מתנות, מזכרות וחפצי נוי" על אריזה תלת-ממדית מלבנית הנושאת את הכיתוב "Holy Land" ומכילה אף היא שלושה פתחים דומים לאלו שתוארו לעיל, שבצידם שתי כנפיים בדמות "דלתות" שביכולתן להיסגר ולהיפתח. בתוך הפתחים שלושה בקבוקים המכילים שמן, מים ואדמה "מארץ הקודש". האריזה נושאת איורים שונים. כקודמו, גם סימן המסחר שרישומו התבקש במסגרת הבקשה השנייה, התייחס ל"אריזה התלת-ממדית ולא רק לתצלום" ואף הוא לא הוגבל "לתכולה מסוימת או לבקבוקים הנראים בתוך האריזה, או לצבע, או לתמונה או לכיתוב מסוים המופיעים על פניה". בגדרה של בקשה 169448 (להלן: "הבקשה השלישית") ביקשה המערערת לרשום סימן מסחר לגבי "נרות לקישוט, ריחניים ולא ריחניים" הכוללים את מכלול מרכיבי הנר: כלי קיבול שצורתו כד קטן המעוטר בסמל מדינת ישראל וקישוטים נוספים ושעווה המצויה בתוכו. יצוין כי בהמשך, חזרה בה המערערת מבקשתה לעטר את הכד בסמלה של מדינת ישראל, אולם יתר הרכיבים העיצוביים המתוארים לעיל נותרו על כנם. מחלקת סימני המסחר דחתה את שלוש בקשות הרישום שהוגשו מטעמה של המערערת. לשם שלמות התמונה יוער, כי במקביל להגשת הבקשות בישראל, הגישה המערערת בקשות לרישום סימנים דומים לאלו נושא הבקשות הראשונה והשנייה גם למשרד רישום הפטנטים וסימני המסחר בארצות הברית (United States Patent and Trademark Office). בקשות אלו נדחו אף הן.

3.        על החלטות מחלקת סימני המסחר הגישה המערערת ערר לרשם בגדרו טענה, כי שלושת הסימנים התלת-מימדים אותם ביקשה לרשום "עולים כדי הגדרת המונח 'סימן מסחר' שבסעיף 1 לפקודה וכשרים להירשם בפנקס סימני המסחר" (עמ' 11 להחלטת הרשם). טענה זו נדחתה בידי הרשם בהחלטה מקיפה ומפורטת מיום 6.3.2006. להלן נעמוד על עיקריה. בפתח החלטתו קבע הרשם, כי הסימנים המבוקשים לרישום על ידי המערערת הם סימנים תלת-ממדיים המתייחסים ל"חוזי המוצר" ("Trade Dress" או "Get Up") דהיינו, לחזות החיצונית של הטובין. אולם, בעוד שהסימנים המבוקשים לרישום בבקשות הראשונה והשנייה עניינם בהגנה על אריזתו של מוצר, הרי שהסימן המבוקש לרישום בגדרה של הבקשה השלישית עניינו במתן הגנה לעיצובו של המוצר עצמו (עמ' 14 להחלטה). בהמשך ציין הרשם, כי ככלל, על מנת שסימן כלשהו, וסימן תלת-ממדי של חוזי מוצר בכלל זה, יהא כשר לרישום, יש להוכיח כי הוא בעל אופי מבחין אינהרנטי, דהיינו, כי מעצם טיבו, יש בו כדי ליצור זיקה ברורה בין הטובין לבעל הסימן ולהפריד בין הטובין המיוצרים על ידו לטובין המיוצרים בידי אחרים (עמ' 15-18 ועמ' 27-21 להחלטה). לחלופין, ציין הרשם, יש להוכיח כי הסימן המבוקש לרישום הוא בעל אופי מבחין נרכש, דהיינו, כי השימוש הנרחב והממושך שנעשה בו יצר זיקה בין הטובין לבעל הסימן כאמור לעיל. 

4.        בהמשך לכך קבע הרשם, כי הסימנים המבוקשים לרישום על ידי המערערת אינם נושאים אופי מבחין אינהרנטי, שכן "הן דמות הנר המעוצב [בבקשה השלישית] והן אריזות המוצרים [בבקשות הראשונה והשנייה] אינם נושאים פריטים עיצוביים ייחודיים, וודאי שלא כאלה המסוגלים ליצור בעיני הצרכן קשר ישיר אל מקור הטובין" (עמ' 27 להחלטה). סימנים אלה, הוסיף וקבע הרשם, אף אינם בעלי אופי מבחין נרכש משום שהם אינם עומדים בקריטריונים הרלוונטיים, הכוללים, בין היתר, את משך השימוש בסימן; את אופי הסימן והיקף הפרסום שלו; את מידת המאמץ שהושקעה ביצירת קשר תודעתי בינו לבין מקור הטובין; ואת עצם הזיהוי של הסימן המבוקש עם המוצר בידי קהל הצרכנים וייחוס חשיבות על ידם ליצרן המוצר וסימנו, להבדיל מאל תכונות המוצר בלבד (עמ' 29-28 להחלטה). עוד צוין, כי רף ההוכחה לקיומו של אופי מבחין נרכש תלוי גם במידת התיאוריות של הסימן המבוקש לרישום. כך, ככל שמידת הגנריות של הסימן המבוקש גבוהה יותר, קרי, ככל שהוא נוטה יותר לתאר באופן כללי את הסוג או הזן שאליו משתייך המוצר שבו מדובר, כך יגבר משקלו של נטל ההוכחה הרובץ על המבקש להוכיח את קיומו של אופי מבחין נרכש (עמ' 30 להחלטה). בענייננו, כך הרשם, עיצובו של הנר המבוקש לרישום בגדרה של הבקשה השלישית הוא כה שגרתי, "עד אשר מידת האופי המבחין שיש להוכיח לגביו גדולה ביותר והסיכוי להוכחת אופי מבחין במקרה כזה, הינו אפסי" (עמ' 32 להחלטה). הראיה היחידה שהובאה לעניין השימוש בנר היתה נתוני היקף המכירות שלו בין השנים 2004-1998 אולם בכך אין די, שכן סימן יזכה באופי מבחין נרכש רק מקום בו "הציבור מזהה את מקור הטובין על פי העיצוב" (עמ' 32 להחלטה) ובענייננו, לא הובא כל סקר שוק המוכיח זיהוי כאמור. בדומה נקבע, כי האריזות המבוקשות לרישום בגדרן של הבקשות הראשונה והשנייה הן נטולות "רכיבים עיצוביים משמעותיים, וודאי כאלה המצביעים על מקור הטובין ובשל כך, נטולי אופי מבחין אינהרנטי. על מנת לבסס לסימנים המבוקשים אופי מבחין נרכש היה על [המערערת] להציג בפני סקר שוק אשר יוכיח כי האריזות מורות על מקור הטובין בקרב הציבור. אף כאן לא היה די בנתוני המכירות של המוצרים שהוגשו על-ידי [המערערת]" (עמ' 34 להחלטה). בסיכומם של דברים קבע, אפוא, הרשם, כי הסימנים המבוקשים לרישום הינם נטולי אופי מבחין אינהרנטי ונטולי אופי מבחין נרכש, ומן הטעם הזה, הם אינם כשרים לרישום כסימני מסחר.

5.       בנוסף לכך נקבע, כי הסימנים המבוקשים לרישום כוללים אלמנטים פונקציונאליים ואסתטיים אותם לא יהא ראוי לגרוע מן הסימנים הפתוחים לשימוש הציבור, מה גם שהמערערת לא הוכיחה כי קהל הצרכנים רוכש את מוצריה אך בשל כך שיוצרו על ידה ולא בשל אלמנטים אלה. אף מן הטעם הזה, קבע הרשם, אין לרשום את סימני המערערת כסימני מסחר (עמ' 38 להחלטה). שני טעמים נוספים שעמדו בבסיס החלטתו של הרשם היו עמדתו לפיה ככלל, אין מקום ליתן הגנה של סימן מסחר בגין סימן אשר הוא הטובין עצמם, וכי בענייננו, לא הובאו ראיות לשימוש באריזות נושא הבקשות הראשונה והשנייה ובנר נושא הבקשה השלישית כבסימן מסחר (עמ' 42 להחלטה); ועמדתו לפיה סימני המערערת אינם כשרים לרישום משום שחרף העובדה שהם מסוג הסימנים שהיו ראויים, עובר לפרסומם ברבים ובכפוף להוכחת יסוד של חידוש, לבחינת רישומם כמדגמים - המערערת נמנעה מלבקש את רישומם ככאלה. להשקפתו, המערערת "מנסה כעת ... לרפא פגם זה שבחוסר יכולת ההגנה הקניינית על מוצריה, תוך ניסיון 'לעקוף' את פקודת המדגמים, בטענה כי מוצריה רכשו מוניטין עם השימוש בהם והם ראויים כביכול להירשם כסימני מסחר. אף מן הטעם שבמדיניות שלא לבטל כליל את הקו ששם המחוקק... ולא לערב תחומים מגודרים בהלכות שונות, האחד בשני, איני יכול לקבל את בקשותיה של המבקשת לרישום סימני המסחר המבוקשים" (עמ' 54 להחלטה). בסופו של יום קבע הרשם, על יסוד הטעמים השונים שהוזכרו לעיל, כי סימני המערערת אינם כשרים לרישום ובהתאם, בקשות הרישום שהוגשו מטעמה - נדחו כולן.

           מכאן הערעור שלפנינו.

תמצית טענות הצדדים

6.        המערערת סבורה כי לא היתה כל מניעה לרשום את סימניה כסימני מסחר. להשקפתה, הסימנים המבוקשים לרישום על ידה הם בעלי אופי מבחין אינהרנטי או למצער, בעלי אופי מבחין נרכש ובניגוד לקביעת הרשם, הם נעדרים מימד פונקציונאלי המהווה חסם מפני רישומם כסימני מסחר. להשקפת המערערת, אין הגיון בקביעת הרשם בדבר הפונקציונאליות של סימניה נוכח קביעתו לפיה קיימות חלופות עיצוביות רבות. עוד נטען בהקשר זה, כי קביעתו של הרשם לפיה רישום סימניה ישלול מן הציבור את הרכיבים העיצוביים של חלונות מקושתים וכלי הקיבול של הנר - שגויה. המערערת מוסיפה וטוענת כי ניתוח העדויות שהתייחסו לשאלת הפונקציונאליות היה מוטעה וכי הרשם שגה בבחינת הסימנים המבוקשים לרישום על ידה שכן הוא התמקד ברכיבים ספציפיים ולא בחוזי הכולל של הסימנים. ממילא, ממשיכה וטוענת המערערת, אף אם מקבלים את קביעתו של הרשם בדבר הפונקציונאליות של הסימנים אותם ביקשה לרשום, הרי שהיתה פתוחה בפניו דרך מידתית יותר מדחייתן של בקשותיה על הסף, והיא רישום סימני המסחר המבוקשים והתנייתם בהודעת ויתור במתכונת הקבועה בסעיפים 18 ו-21 לפקודה. המערערת מוסיפה וטוענת, כי אף אם מקבלים את קביעתו של הרשם לפיה הסימנים המבוקשים לרישום היו כשרים להירשם כמדגם - אין בכך כדי לחסום את רישומם כסימני מסחר. 

           המשיב סבור כי יש להותיר על כנה את החלטת הרשם, באשר להשקפתו,  אין כל ספק כי הסימנים המבוקשים אינם כשירים לרישום כסימני מסחר.

דיון

7.        הערעור שלפנינו עוסק ברישומם של סימני מסחר תלת ממדיים. על פי קביעתו של הרשם, עניין לנו בשני סוגים של סימנים תלת ממדיים: הסימנים נושא הבקשות הראשונה והשנייה המתייחסים לאריזת מוצר, והסימן נושא הבקשה השלישית המתייחס לצורתו של מוצר. בטרם אפנה לדיון פרטני בסימני המערערת ראוי להבהיר בתמצית מהם התנאים לרישומו של סימן מסחר ומהו הרציונאל המונח בבסיסם. הצגתם של אלה תהווה נקודת מוצא לבחינת כשרותם של סימני המערערת להירשם כסימני מסחר. המונחים "סימן" ו"סימן מסחר" מוגדרים בסעיף 1 לפקודה בזו הלשון (ההדגשות הוספו):