החלטה בתיק תיק רשם הפטנטים 151970

 

 

1.       במסגרת ראיותיה הגישה המתנגדת (להלן: "המשיבה") חוות דעת מומחה מטעמה, אליה צורפו מספר פרסומים, לגביהם טענה המבקשת כי לא נזכרו בכתב טענותיה (להלן: "הפרסומים החדשים") ולפיכך המדובר בהרחבת חזית אסורה. מכאן בקשה מטעם מבקשת הפטנט (להלן: "המבקשת") מיום 5.4.12 למחיקת הפרסומים החדשים על כלל הסעיפים המתייחסים אליהם בחוות הדעת. לפני אף מונחת תגובת המשיבה מיום 24.4.12 לבקשה זו.

2.       על פי ההלכה הקיימת, על המתנגד לבקש פטנט לפרט בכתב טענותיו את כלל הפרסומים הקודמים לתאריך הקובע (להלן: "פרסומים קודמים") והמבססים את טענותיו כנגד כשירות הפטנט לרישום (ראו החלטה בעניין התנגדות לבקשת פטנט מס' 149319 TRECK 2000 International Ltd נ' אם סיסטמס (בקשה לתיקון כתב טענות) (פורסם באתר הרשות). הטעם לכך הוא הצורך לאפשר למבקש הפטנט להבין מהי חזית המחלוקת בינו לבין המתנגד ולהשיב כראוי לכלל טענות המתנגד במסגרת הודעתו שכנגד.

3.       בענייננו אכן נמצא כי נספחים C, D  ו - F  לחוות דעתו של העד מומחה מטעם המתנגדת כוללים פרסומים אשר לא בא זכרם במסגרת כתב טענותיה. לטענת המשיבה, נספחים אלה כלל אינם בבחינת "פרסומים קודמים" (ראו: סעיף 3.3.8 לתגובתה) ומטרתם היא אך ורק על מנת להראות כי דעת העד המומחה מטעמה כבר הובעה בעבר במסגרת פרסומים פרי עטו. עמדתה לפיה "דעתו של העד המומחה תישאר כמות שהיא, בין אם יציין שדעה זו הובעה בעבר בפרסומיו וביו אם לאו" (ראו: סעיף 3.3.12 לתגובתה) מביאה למסקנה הבלתי נמנעת כי למעשה אין בפרסומים אלו כל צורך אמיתי לשם הכרעה בטענות המשיבה בהליך.

4.       אי לכך ובהתאם לעמדת המשיבה, היו פרסומים חדשים אלו מקבלים משקל אפסי במסגרת הכרעה בהליך ההתנגדות, אלמלא טענתה לפיה אותם פרסומים חדשים אף מהווים ידע כללי מקובל ומוסכם בתחום. קיים קושי לקבל טענה זו של  המשיבה בייחוד משום שרוב הפרסומים החדשים, לגביהם נטענה טענה זו, הינם פרי מחקריו של העד המומחה מטעם המתנגדת עצמה. הקושי מתעצם שעה שנמצא כי המשיבה אף לא טרחה לצרף את הפרסומים במלואם והסתפקה בתמצות חלקי, שלא לומר סלקטיבי, של אלה.

5.       מכל מקום, על מנת שהמבקשת תוכל להתמודד כדבעי עם טענה זו, מן הראוי היה כי המשיבה תעביר לרשותה את כלל הפרסומים במלואם, בצירוף מסמך ובו ציון מראה מקום מדויק באותם פרסומים אשר לטענתה הינו בבחינת "ידע כללי מקובל ומוסכם".  כך יכולה הייתה המבקשת להתמודד עם טענה זו של המשיבה במסגרת ראיותיה שכנגד. אולם כאמור המשיבה בחרה שלא לספק למבקשת, או לרשם הפטנטים, את המסמכים האמורים במלואם ועודה עומדת על סירובה שלא למסרם.

6.       סוף דבר ולאור כלל האמור לעיל הריני לקבוע כדלקמן:

א.    המשיבה תהא רשאית להודיע למבקשת ולרשם הפטנטים, תוך 5 ימים מהיום, כי היא זונחת את טענתה לפיה אותם פרסומים חדשים מהווים ידע כללי מקובל בתחום. או-אז יוענק לאלה משקל אפסי והמשיבה לא תוכל להסתמך עליהם, הן במישרין והן בעקיפין, לצורך ביסוס עילות ההתנגדות אשר העלתה כנגד בקשת הפטנט. 

ב.    לחלופין, המשיבה תעביר למבקשת ולרשם הפטנטים, תוך 30 ימים מהיום, את כלל הפרסומים החדשים במלואם בצירוף מסמך נלווה כאמור בסעיף 5 לעיל. מניין הימים להגשת ראיות שכנגד מטעם המבקשת יחול מן המועד בו תצא המשיבה חובתה זו.  במסגרת ראיותיה תתייחס המבקשת לטענת המשיבה (תוך התמקדות אך ורק במראי המקום שצוינו על ידי המשיבה) כי המדובר בפרסומים המהווים ידע כללי מוסכם ומקובל בתחום.

ג.      במידה שתדחה טענה זו של המשיבה, כולה או חלקה, קודם להכרעה בתיק העיקרי או במסגרתו, תחויב המשיבה בכלל הוצאותיה הממשיות של המבקשת בגין תשובתה לטענה הנ"ל של המשיבה, ללא כל קשר לתוצאות ההליך העיקרי.

יערה שושני כספי

פוסקת בקניין רוחני

ניתן בירושלים ביום        ‏ט"ו סיון תשע"ב

                                    29 מאי 2012

סימוכין:                       951-99-2012-000144

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: