השופט ס' ג'ובראן:
1. לפנינו ערעור על החלטת כבוד הפוסק נ' ש' שלומוביץ (להלן: הפוסק) מיום 25.4.06, בעניין התנגדות המערערת לרישום סימן מסחר מספר 143745 של המשיבה בפנקס סימני המסחר (להלן: הפנקס).
רקע
2. המערערת הינה חברה מסחרית בשם Gateway Inc., אשר עוסקת בייצור, מכירה ושיווק של מוצרי מחשב החל משנת 1985. בבעלות החברה סימן מסחר רשום מספר 81748 "GATEWAY 2000" (לא מעוצב), שנרשם ביום 21.2.95 (להלן: הסימן הראשון). הסימן נרשם לגבי מחשבים, וכולל הודעת הסתלקות לפיה רישום הסימן לא ייתן זכות לשימוש ייחודי במילה GATEWAY"" ובמספר "2000", אלא בהרכב הסימן.
3. המשיבה הינה חברה המוכרת שירותים סלולאריים ושירותי המרת תכנים למפעילים סלולאריים בישראל. המשיבה הגישה בקשה לרישום סימן מסחר מספר 143745 "GateWave" ביום 9.11.00. הבקשה היתה לגבי תוכנת מחשב; תוכניות מחשב מוקלטות; תוכניות מוקלטות (המופעלות על ידי מחשב) (להלן: הסימן המבוקש). הבקשה כללה הודעת הסתלקות לפיה, רישום הסימן לא ייתן זכות לשימוש ייחודי במילה "Gate", אלא בהרכב הסימן. הסימן קובל ופורסם להתנגדויות ביום 31.5.02.
4. ביום 19.8.02 הגישה המערערת התנגדות כנגד סימן המשיבה בטענה כי הוא דומה באופן מטעה לסימנ4 שלה. החלטת הפוסק נסובה סביב התנגדות זו, והיא העומדת בלב ערעור זה (להלן: החלטת הפוסק). אולם בעוד בקשת המשיבה עומדת לבירור, הגישה המערערת שלושה סימני מסחר נוספים (להלן: סימניה החדשים של המערערת) אשר קובלו כדלהלן: סימן מסחר 151571 "GATEWAY" (לא מעוצב), הוגש לרישום ביום 16.8.01 ונרשם ביום 4.1.04 לגבי מחשבים וציוד היקפי למחשבים; סימן מסחר 160115 "G GATEWAY" (מעוצב), הוגש לרישום ביום 27.10.02 ונרשם ביום 3.2.04 לגבי מחשבים וציוד היקפי למחשבים, טלפונים אלחוטיים, מצלמות דיגיטליות, תקליטורים הכוללים הקלטות של תרגול לימודי בתחום של מחשבים ותוכנות מחשב ומכשירים דיגיטליים נוספים; ולבסוף סימן מסחר 1690694 "GATEWAY" (לא מעוצב), אשר הוגש לרישום ביום 11.12.03 ונרשם ביום 6.2.05 לגבי מכשירים דיגיטליים מגוונים.
החלטת הפוסק
5. ביום 25.4.06 החליט הפוסק לדחות את התנגדות המערערת ולרשום את סימן המסחר המבוקש על ידי המשיבה. הפוסק פתח בהכרעה ראייתית בקובעו כי אי התייצבותו של המצהיר מטעם המערערת, מר דיווסון, הביאה להפחתה ממשקל תצהיר המערערת, זאת בנקודות בהן עלה מתוכו ספק. כמו כן, הכריע הפוסק כי לצורך ההחלטה בהתנגדות, אין לקחת בחשבון את שלושת סימני המסחר החדשים של המערערת מאחר ואלו נרשמו לאחר הגשת הבקשה לרישום סימן המשיבה ומשכך הם מהווים עילות התנגדות חדשות.
מכאן עבר הפוסק לדיון המהותי בשאלת הדמיון בין סימנה הראשון של המערערת לבין הסימן המבוקש של המשיבה. ראשית, החליט הפוסק כי ההגנה לה זכאים סימניה של המערערת הינה פחותה עד מאוד, זאת היות והמילה "Gateway", העומדת במרכז סימניה, משמשת כמושג טכני-שימושי אשר צריך להישאר פתוח למסחר. שנית, בחן הפוסק על פי המבחן המשולב האם יש דמיון מטעה בין הסימן המבוקש לבין סימנ4 הראשון של המערערת הוא "GATEWAY 2000". בפתח מבחן המראה והצליל קבע הפוסק כי המרכיב העיקרי בסימנה של המערערת הוא המילה הראשונה, "GATEWAY", ועל כן יש להתמקד בה לצורך המבחן. עוד הוסיף וציין כי המשיבה לא הכחישה ואף טענה שסימנה מרמז ומכוון למילה "gateway" המהווה בראש ובראשונה מונח מקצועי הקשור לתחום עיסוקה. משהבהיר נקודות אלו, פנה הפוסק לבחינת הסימנים תוך שהוא מצביע על המאפיינים הייחודים בסימן המבוקש: חלוקת הסימן המבוקש לשתי מילים; הדגשת החלוקה בעזרת האות W הגדולה; שינוי העיצור שבסוף הסימן המבוקש מ-Y ((GATEWAYל-V (GateWave); ולבסוף, הענקת משמעות חדשה ונבדלת לסימן באמצעות עיצור זה, היות והמילה "wave" מקשרת את המוצר לעולם הסאונד. המבחן השני במבחן המשולב הנו מבחן סוג הלקוחות וצינורות השיווק - נקודת המוצא לבחינה זו היתה השוואת הטובין. הפוסק הצביע על כך שרוב מוצרי המערערת הינם מוצרי חומרה ואילו מעט מוצרי התוכנה שברשותה, אינם אלא תוכנות לימוד. לעומת זאת מוצרי המשיבה הינם ברובם מוצרי תוכנה להמרת תכנים מהאינטרנט לרשתות ומכשירים סלולאריים. מסקנתו של הפוסק היתה כי מוצרי הטובין של המערערת והמשיבה אינן כלל מאותו הגדר ומכאן אף נגזר השוני בלקוחות ובצינורות השיווק. הלקוחות של המערערת הינם כלל הציבור ואילו לקוחותיה של המשיבה הינם מפעילי רשתות הסלולאר בישראל. צינורות השיווק של המערערת הן המדיות המוכרות והנגישות לציבור, ואילו צינור השיווק של המשיבה הינו פנייה אישית אל אנשי מקצוע מובהקים. על סמך המבחן המשולב הגיע הפוסק לקביעתו כי אין דמיון מטעה בין הסימנים. על כן הורה על רישום סימן מסחר 143745 וחייב את המערערת בהוצאות בסך 15,000 ש"ח בצירוף מע"מ. על החלטה זו משיגה המערערת.
טענות הצדדים
6. בפתח טענותיה מלינה המערערת על שלוש הנחות מרכזיות שבבסיס החלטת הפוסק. ראשית, טוענת המערערת כי הפוסק התעלם משלושת סימני המסחר החדשים של המערערת לצורך הבחינה של הסימן המבוקש, וזאת תוך חריגה מסמכותו. המערערת מפנה לפסיקה אשר קבעה כי בדונו בשאלות כשירות הסימן לרישום, על הפוסק לקחת בחשבון את מצב הדברים בעת קבלת החלטתו ולא להסתפק במצב הדברים נכון למועד הגשת הבקשה. שנית, ממשיכה המערערת, הפוסק הניח כי סימנה שלה זכאי להגנה פחותה היות והוא סימן תיאורי אשר נרשם לאחר שהוכחה לו משמעות שנייה (לסקירה קצרה על המושג "משמעות השנייה" ראו: ע"א 3559/02 מועדון מינוי טוטו זהב נ' המועצה להסדר הימורים וספורט פ"ד נט(1) 873, פיסקה 9). אולם לטענת המערערת משעה שנרשם סימן המסחר, זכאי הוא להגנה מלאה ככל סימן אחר ואין עוד רלוונטיות לשאלת אופי הסימן. שלישית, טוענת המערערת כנגד הפחתת משקל תצהירו של המצהיר עקב אי התייצבותו לחקירה. לדבריה, מנכ"ל המשיבה מתועד בפרוטוקול כמי שוויתר על חקירה נגדית של המצהיר, והלכה היא כי הסכמה שלא לחקור את המצהיר הופכת את תצהירו לבלתי שנוי במחלוקת. לחלופין טוענת המערערת כי הפוסק כלל אינו בעל סמכות על פי חוק לזמן עדים מיוזמתו.
המערערת סבורה, כי יישום המבחן המשולב לעניין הדמיון המטעה של סימן המשיבה, מביא לתוצאה הפוכה מזו של הפוסק. על פי מבחן הצליל מדובר בסימנים דומים ביותר בהגייתם. גם על פי מבחן המראה הסימנים דומים עד מאוד, זאת בייחוד לאור העובדה שהצרכן אינו בוחן את הסימנים בו זמנית. לעניין זה קבעה הפסיקה כי די בתהייה מצד הצרכן בדבר דמיון אפשרי, בכדי לפסול את הסימן המבוקש. עוד טוענת המערערת כי טעה הפוסק בבחנו את סוג הטובין, אופי הלקוחות וצינורות השיווק, משעה שהתייחס לשימוש בפועל של המשיבה ולא הסתמך על פוטנציאל השימוש לאור הפרטה המצויה בבקשה. על פי הפרטה, אין מונע מהמשיבה להרחיב את מוצריה לקהל הרחב זאת תחת אותו סימן ובהתבסס על אותו רישום. לבסוף טוענת המערערת כי משעה שמנכ"ל המשיבה הודה כי בחר בשם המוצר עקב דמיונו למילה "gateway", ומשעה שלמערערת יש סימן רשום ובו המילה "Gateway", הרי שאין ספק כי יש דמיון מטעה בין הסימנים.
7. לעומתה סבורה המשיבה כי אין מקום להתערבות בהחלטת הפוסק. טענתה של המערערת כי יש להתחשב בסימניה החדשים מאיינת את משמעות מועד בקשת סימן המסחר ואף מעודדת מתנגדים לרשום בחוסר תום לב סימנים אשר ידחקו את רגלי המבקשים. המשיבה מוסיפה וטוענת כי הפסיקות שהובאו כאסמכתא על ידי המערערת מתייחסות לחובת הפוסק להתחשב בעובדות שנוספו מאז הגשת בקשת הרישום אך כאן עסקינן בעילות חדשות הקמות מכוח רישום סימני מסחר נוספים. עוד סבורה המשיבה, כי קבלת התנגדותה של המערערת תביא לניכוס4 של מילה בעלת משמעות גנרית הקשורה קשר אינהרנטי לפעילות המשיבה. על כן בצדק קבע הפוסק כי יש להעניק הגנה פחותה לסימני מסחר תיאוריים. המשיבה אף צירפה פסיקות לעניין עוולת גניבת עין הקובעות כי תינתן הגנה מוגבלת לסימן מסחר תיאורי. כנגד אי התייצבות מצהיר המערערת הובאו כמה טענות ובראשן הטענה כי בסופו של דבר משקל התצהיר היה זניח בהכרעתו של הפוסק. לבסוף פונה המשיבה למבחן המשולב לבחינת קיומו של דמיון מטעה בין שני סימנים. המשיבה מדגישה את השוני בין סימנה הראשון של המערערת לבין הסימן המבוקש. לדידה, היעדר המספר "2000" וקיצורה של המילה עקב כך, הם שיוצרים הבחנה בין הסימנים, הן בצליל והן במראה. על כך יש להוסיף את העובדה שסימנה של המערערת אינו מעוצב, בעוד סימן המשיבה מעוצב. לעניין יתר המבחנים חוזרת המשיבה על החלטת הפוסק כי מדובר בטובין שונים המיועדים ללקוחות שונים ומשווקים בצינורות נבדלים.
דיון
8. עתירה זו מצריכה הכרעה בשאלה מרכזית אחת והיא האם סימן המסחר "GateWave" של המשיבה דומה דמיון מטעה לסימן המסחר ""GATEWAY של המערערת. אולם בטרם נפנה למבחן המשולב (הנקרא בפסיקה גם "המבחן המשולש") בכדי להכריע בשאלה זו עלינו לתת את הדעת לשלוש שאלות משפטיות-מקדמיות שמעלה המערערת:
א. האם בבוא רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר (להלן: הרשם) לבחון את שאלת הדמיון המטעה, עליו לקחת בחשבון את סימניה החדשים של המערערת?
ב. האם שאלת הקטגוריזציה של סימן המסחר, משליכה על היקף ההגנה אשר תינתן לו אף לאחר רישומו?
ג. האם את ההכרעה בדבר הדמיון המטעה יש לבסס על הפירוט הנלווה לכל סימן מסחר הרשום בפנקס או שמא ניתן להתבסס על השימוש בפועל שנעשה בסימן המבוקש?