העליון דחה ערעור שהגישה אדידס על הפרת קניינה הרוחני בלוגו שלושת הפסים

השופטת א' חיות:

ערעור על פסק-דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (כב' השופטת מ' אגמון-גונן) מיום 13.12.2010, אשר דחה תביעה שהגישה המערערת נגד המשיב 1 בגין הפרת סימני מסחר, גניבת עין, פגיעה במוניטין ועשיית עושר ולא במשפט.

הרקע העובדתי

1.       המערערת, חברת ADIDAS-SALOMON A.G (להלן: אדידס או המערערת), היא חברה הפועלת בתחום מוצרי הספורט, ההנעלה וההלבשה, ובעלת סימני מסחר רשומים במדינות רבות בעולם ובכללן ישראל. שלושה הם סימני המסחר הרשומים בבעלות אדידס בישראל, הרלבנטיים לערעור דנן: סימן מסחר מספר 45237, סימן מסחר מספר 33479 וסימן מסחר 118277, כולם בסוג 25, הכוללים לוגו של שלושהפסים מקבילים ואלכסוניים על צידן של נעלי ספורט, נעליים פשוטות ונוחות, נעלי אתלטיקה ונעלי יום יום (להלן: סימן המסחר או סימן שלושת הפסים).

          המשיב 1, מר ג'לאל יאסין (להלן: המשיב), עוסק בייבוא נעליים לשטחי הרשות הפלסטינית. בשנת 2005 ייבא המשיב ממפעל בסין נעלי ספורט, ולפי הזמנתו סומנו על צידי הנעליים ארבעה פסים אלכסוניים והשם "SYDNEY" הוטבע עליהן בשלושה מקומות שונים (להלן: הנעלייםאו נעלי המשיב). משלוח הנעליים הגיע לנמל אשדוד ובסוף חודש אוגוסט 2005 נשלחה לאדידס הודעה מאת המשיבה 2, רשות המכס והמע"מ (להלן: רשות המכס), כי היא מעכבת את המשלוח משום שעל פי חזות הנעליים המשיב מפר לכאורה זכויות קניין רוחני הנתונות לה. כנגד הפקדת ערבות בנקאית, מסרו אנשי רשות המכס לבא כוחה של אדידס את פרטי המשיב וכן נעל אחת לדוגמה מתוך המשלוח (בחקירתו הנגדית אישר המשיב כי הנעל מייצגת את יתר הנעליים באותו משלוח). אדידס סברה כי חזות הנעליים אכן דומה עד כדי הטעיה לנעליים המיוצרות על ידה וכי יש בה משום הפרה של סימן המסחר שלה. המשיב מצידו טען כי הנעליים שייבא אינן מפרות את סימן המסחר הרשום של אדידס, אך על מנת לנסות ולהגיע עימה לעמק השווה הציע לאדידס באותו שלב לערוך שינוי מסויים בעיצוב הנעליים, כך שיתווסף להן פס חמישי או סימן X על גבי ארבעת הפסים, וכי התוספת כאמור תעשה עוד בתחומי הנמל.

אדידס דחתה את הצעותיו אלה של המשיב, ומשכך הוסיפה רשות המכס לעכב את הנעליים במחסניה. כמו כן הגישה אדידס ביום 4.9.2005 תביעה נגד המשיב בבית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו, בה עתרה לצו מניעה קבוע שיאסור על המשיב לעשות שימוש כלשהו בנעליים הנושאות ללא הרשאה את סימן המסחר שלה או סימן הדומה לו, ובכלל זה בנעליים אשר בצידיהן ארבעה פסים אלכסוניים מקבילים. בנוסף עתרה אדידס לצו המורה על השמדת נעלי המשיב ולסעד של פיצויים ומתן דין וחשבון מפורט אודות פעולות ועסקאות בנוגע לנעליים אלו ומוצרים דומים. יצויין כי בעקבות בקשה שהגישה רשות המכס בעניין זה, הסכימו הצדדים שעלויות האחסון וכן האחריות להשמדת המשלוח ועלות ההשמדה, ככל שבית המשפט יורה עליה, יוטלו על אדידס או על המשיב לפי תוצאות התובענה ורשות המכס צורפה אף היא כמשיבה פורמאלית להליכים דנן.

פסק-דינו של בית משפט קמא

2.       ביום 13.12.2010 דחה בית משפט קמא את התביעה וקבע כי רשות המכס תשחרר את הנעליים ממחסניה ותעבירן לידי המשיב, וכי זה יהיה רשאי למכור אותן. כמו כן הורה בית המשפט כי אדידס תישא בכל העלויות הנובעות מעיכוב הנעליים ואיחסונן במחסני רשות המכס.

תחילה, עמד בית משפט קמא על הבסיס העיוני ועל התכליות שביסוד דיני סימני המסחר, וכן על התפתחותן במרוצת השנים. בית המשפט קבע כי התכלית העיקרית של דינים אלו היא מניעת תחרות בלתי הוגנת הנובעת מהטעיית הצרכנים באשר למקור המוצר שאותו בחרו לרכוש. על כן בהיעדר הטעייה, כך צויין, אין לקבוע כי התקיימה הפרה של סימן המסחר.

במקרה דנן דחה בית משפט קמא את טענתה העקרונית של אדידס לפיה עצם השימוש בדוגמה של ארבעה פסים אלכסוניים מקבילים, גם כאשר הנעליים אינן כוללות כל סימן או סממן אחר הדומים לאלו של אדידס או כיתוב המזכיר את שמה, יש בו משום הפרת סימן המסחר של שלושת הפסים. בהקשר זה קבע בית המשפט כי ההכרעה בשאלה האם קיים "דמיון מטעה" היא הכרעה נורמטיבית (ולא אמפירית) ומטרתה היא לזהות מקרים שבהם היה נסיון לגרום לצרכנים לרכוש מוצר שונה מזה שרצו לרכוש וכן מקרים שבהם קיים חשש לפגיעה בתחרות הוגנת ונסיון להיבנות ממוניטין של אחר. בבוחנו האם קיים "דמיון מטעה" כאמור בין סימן המסחר של אדידס לעיצוב הנעליים של המשיב, החיל בית המשפט את ה"מבחן המשולש" שנקבע בפסיקה בהקשר זה - מבחן המראה והצליל; מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות; ומבחן יתר נסיבות העניין. לצורך יישום מבחן המשנה הראשון - המראה והצליל - בחן בית המשפט את הנעל בכללותה וקבע כי נוכח הטבעת השם "SYDNEY" עליה בשלושה מקומות שונים וכן נוכח השימוש בארבעה פסים (ולא בשלושה), לא קיים במקרה דנן כל חשש להטעיית ציבור הצרכנים. בהקשר זה דחה בית המשפט את טענת אדידס לפיה יש להשוות רק בין ה"סימנים" המופיעים על הנעל וכי אין להתייחס אל הנעל כמכלול. ביישמו את מבחן המשנה השני הנוגע לסוג הסחורות וחוג הלקוחות, התייחס בית המשפט לסוג המוצר ומיתוגו, וקבע כי כיוון שנעלי אדידס משווקות כמותג יוקרה בעוד נעלי המשיב נמכרות במחיר מינימאלי בשווקים, לא קיימת סכנה לבלבול בין המוצרים מצד הצרכנים. עוד קבע בית המשפט כי העובדה שסימן שלושת הפסים כה מוכר ומזוהה עם אדידס מסירה כל חשש שהצרכנים יקשרו בינה לבין נעל עם מספר אחר של פסים. על כן, כך קבע, מי שירכוש את נעלי המשיב ממילא לא התכוון לרכוש נעל של אדידס וגם אם ירצה לרכוש נעל הדומה לזו של אדידס, יש בכך כדי להעיד שלא קיימת הטעיה. בית המשפט הוסיף וקבע כי אין להגן על האינטרס הקנייני והמסחרי של בעל סימן המסחר - אדידס - על חשבון חופש העיסוק של מתחרים עסקיים, בהעדר נסיון להיבנות מהמוניטין של אדידס ובהיעדר הטעיה. זאת במיוחד, כיוון שגם אם פעילות המשיב תפריע לעסקי אדידס יהיה בכך משום תחרות עסקית רגילה ולא תחרות בלתי הוגנת. על כן קבע בית משפט קמא כי אין הפרה של סימן המסחר, והדגיש כי כל עוד הצרכן אינו מוטעה לגבי המוצר שהוא רוכש, אין להגביל את חופש הבחירה וחופש הביטוי שלו תוך הרחבת ההגנה על סימן המסחר, וכלשונו:

"יש לאפשר לציבור את הבחירה לרכוש מוצר זול יותר, על אף, שלא לומר משום, שקיים בינו לבין המוצר הממותג דמיון מסוים, זאת בתנאי כי לא קיים חשש שיוטעה לגבי מקור או סוג המוצר שהוא רוכש".

3.       בית משפט קמא הוסיף ודחה את טענות המערערת לפיהן ייבוא הנעליים מהווה גניבת עין, על פי סעיף 1(א) לחוק העוולות המסחריות, תשנ"ט-1999 (להלן: חוק העוולות המסחריות). בית המשפט ציין כי לעוולת גניבת העין שני יסודות: מוניטין וחשש סביר להטעיה והיא נועדה למנוע תחרות בלתי הוגנת. בית המשפט הוסיף וקבע כי אין מחלוקת שלחברת אדידס מוניטין רב בתחום נעלי הספורט בארץ ובעולם ועל כן, השאלה אותה יש לבחון בענייננו היא האם קיים חשש סביר להטעיית הצרכנים. בית המשפט השיב לכך בשלילה בציינו כי המבחנים לבחינת "דמיון מטעה" ככל שהדבר נוגע לגניבת עין זהים למבחנים החלים בעניין זה לגבי הפרת סימן מסחר, אולם בעוד שלגבי הפרת סימן מסחר בוחנים אם קיים דמיון המטעה בין הסימנים, בעוולת גניבת העין יש לבדוק האם מכלול מעשיו של המשיב גרמו להטעיה ביחס למקור המוצר. במקרה דנן, כך נקבע, לא מתקיים חשש להטעיה לגבי מקור המוצר גם על פי המבחנים החלים בעניין העוולה של גניבת עין ולכן נדחו טענות המערערת גם בעילה זו.

          בית המשפט הוסיף ודחה את טענתה החלופית של אדידס כי המשיב, כמי שמנסה להיבנות מהמוניטין שלה, התעשר שלא כדין על חשבונה גם אם יימצא כי לא הפר את סימן המסחר הרשום שבבעלותה. בעניין זה, קבע בית משפט קמא כי אף שרע"א 5768/94א.ש.י.ר יבוא יצור והפצה נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע"מ פ"ד נב(4) 289 (1998) (להלן: עניין א.ש.י.ר)פתח פתח צר לביסוס עילה שבעשיית עושר ולא במשפט מקום שבו לא הופרו דיני הקניין הרוחני, אין זה המקרה המתאים ליישום הלכה זו בציינו כי גם במסגרת דיני עשיית עושר ולא במשפט יש לברר מהם הערכים המתנגשים בסוגיה הקונקרטית. במקרה דנן סבר בית המשפט, כאמור, כי שימוש בסימן של ארבעה פסים אינו פוגע באדידס ומעשי המשיב אינם חריגים, מקוממים או יש בהם משום תחרות בלתי הוגנת. עוד ציין בית המשפט כי בנסיבות העניין מקוממת דווקא הגשת התביעה על ידי אדידס וכי הרחבת ההגנה על אדידס בעילה של עשיית עושר תביא לפגיעה בתחרות ותגרום ל"אפקט מצנן" אצל יצרנים וסוחרים.

          לבסוף, דחה בית משפט קמא את טענות אדידס לגזל ולדילול מוניטין. בעניין זה קבע בית המשפט כי המשיב לא עשה כל שימוש בלתי הוגן במוניטין של אדידס כאמור, וכי נימוק מרכזי לשימוש בארבעה פסים יכול להיות "יצירת שוק נעלי ספורט מעוצבות, לאוכלוסיה שאין בידה לקנות נעלי ספורט ממותגות". בית המשפט ציין כי אין עוולה בגין שימוש לא הוגן במוניטין ועל כן, ממילא התרופה בעילה זו יכולה להינתן רק מכח דיני עשיית עושר ובאשר לעילה זו הגיע בית המשפט כאמור למסקנה כי היא אינה עומדת לאדידס. עוד קבע בית המשפט כי דילול מוניטין מתקיים רק מקום שבו נעשה שימוש בסימן המסחר הרשוםשלא בתחומי אותו "הגדר" (כמובנו בסעיף 1 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 (להלן: הפקודה או פקודת סימני המסחר)), וכיוון שאין מחלוקת שהמשיב לא עשה שימוש בסימן הרשום (שלושה פסים) או שהשתמש בשם או בסממן מוכר אחר של אדידס, גם עילה זו לא הוכחה.

          מטעמים אלו כולם קבע בית המשפט המחוזי לסיכום כי לא הוכח חשש להטעיה ולתחרות בלתי הוגנת מצד המשיב או נסיון מצידו להבנות מהמוניטין של אדידס. בית המשפט הוסיף וקבע כי בהינתן האמור יש להשאיר בנחלת הכלל כל מה שאינו כלול בסימן המסחר, ובלשונו:

"כדי להבטיח שוק תחרותי עם מוצרים מכל טווח קשת המחירים והאיכויות, הממותגים והלא ממותגים, כדי למנוע פגיעה בצרכנים הנובעת מעלויות הנוגעות לסימני מסחר ומאפקט מצנן כלפי יצרנים וסוחרים קטנים, וכדי להבטיח את נחלת הכלל, יש ליתן הגנה באמצעות דיני סימני מסחר, למטרה לשמה נועדו מלכתחילה - מניעת תחרות בלתי הוגנת. אין ליתן הגנה מעבר לכך."

אשר על כן דחה בית המשפט את התביעה וקבע כי הנעליים ישוחררו ממחסני רשות המכס וכי המשיב יקבל לידיו את הנעליים ויהיה רשאי למכור אותן "ובכך לקיים שוק של נעלי ספורט מעוצבות, לא ממותגות, במחיר שצרכניו יוכלו לעמוד בו." עוד קבע בית המשפט כי אדידס תישא בעלויות הנובעות מעיכובן ומאחסנתן של הנעליים וכן חייב אותה לשלם למשיב הוצאות ושכר טרחת עו"ד בסכום כולל של 85,000 ש"ח (בתוספת מע"מ).

4.       אדידס ממאנת להשלים עם תוצאה זו ומכאן הערעור.

יצויין כי קודם להגשת הערעור, הגישה אדידס לבית משפט קמא בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין וטענה כי שחרור נעלי המשיב ממחסני רשות המכס יפגע באופן בלתי הפיך בזכות הערעור הנתונה לה על פסק הדין. בית משפט קמא נמנע תחילה מלהכריע בבקשה, בין היתר נוכח אי תשלום הוצאות המשפט בהן חויבה אדידס בפסק הדין, ועל רקע זה הגישה אדידס בקשת רשות ערעור לבית משפט זה (רע"א 9307/10Adidas Salomon A.G. נ' יאסין (טרם פורסם, 21.12.2010)). ביום 21.12.2010 הורה בית המשפט (השופט נ' הנדל) כי ביצוע פסק הדין יעוכב באופן ארעי, עד הינתן החלטת בית משפט קמא בבקשה לעיכוב ביצוע, והוא הוסיף והורה על תשלום הוצאות המשפט למשיב (יצויין כי ההוצאות שולמו לבסוף על ידי אדידס רק ביום 9.1.2011 ולאחר החלטות נוספות שנאלץ בית משפט קמא ליתן בעניין). ביום 2.2.2011 ניתנה החלטת בית משפט קמא בבקשה לעיכוב ביצוע, והוא הורה כי בא כוחה של אדידס יקבל לידיו את הנעליים בנאמנות ואדידס תישא לבדה בהוצאות האחסנה, לרבות בגין התקופה בה אוחסנו במחסני רשות המכס, אך סכום זה יוחזר לה על ידי המשיב אם תזכה בערעור.